PROCESO 21-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 21-IP-2009

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión.

Actor: SYNGENTA LIMITED.

Marca: “BANKO” (mixta).

Expediente Interno N° 2006-0099.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. En San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de abril del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diecinueve de marzo de 2009.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad SYNGENTA LIMITED.

   La parte demandada la constituyen: LA NACIÓN COLOMBIANA, REPRESENTADA POR EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   El tercero interesado es: la sociedad COLJAP INDUSTRIA AGROQUÍMICA S.A.

2. Actos demandados

   SYNGENTA LIMITED solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 18152 de fecha 28 de julio de 2005, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos (e) de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual declaró infundada la oposición presentada por la demandante y concedió el registro del signo ”BANKO” (mixto), solicitado por la sociedad COLJAP INDUSTRIA AGROQUÍMICA S.A. - COLJAP S.A., para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 28991 de 3 de noviembre de 2005, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó en su totalidad resolución anterior.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El 19 de octubre de 2004, la sociedad COLJAP INDUSTRIA AGROQUÍMICA S.A. solicitó el registro del signo mixto “BANKO” para identificar “fungicidas”, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 548 de 28 de enero de 2005, y contra ella la sociedad SYNGENTA LIMITED presentó oposición con base a la existencia previa de la marca “BANKIT”, registrada a su nombre desde el 18 de febrero de 1997, para distinguir “pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, preparaciones para la destrucción de animales dañinos”, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. El 11 de mayo de 2005, COLJAP INDUSTRIA AGROQUÍMICA S.A. dio respuesta a la oposición presentada por la demandante.

4. El 28 de julio de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos (e) de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 18152, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por SYNGENTA LIMITED y conceder a la sociedad COLJAP INDUSTRIA AGROQUÍMICA S.A. el registro como marca del signo solicitado.

5. Con fecha 7 de septiembre de 2005, la sociedad SYNGENTA LIMITED interpuso recurso de apelación contra la resolución mencionada.

6. El 3 de noviembre de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 28991, a través de la cual decidió confirmar en todas sus partes la resolución impugnada.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad SYNGENTA LIMITED presenta demanda en contra de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Estando registrada y usada la marca BANKIT, propiedad de mi representada, el registro de la marca BANKO priva al público consumidor de la posibilidad de diferenciar en el mercado los productos provenientes de uno y otro productor”.

      - “No debe pasarse por alto que el consumidor medio, por un proceso psicológico de decantación de la memoria, tiende a recordar las raíces de las marcas de los productos. Así, en un caso como el que nos ocupa, las sílabas que componen la raíz de las dos marcas en conflicto, son las que surgen a la memoria visual, gráfica y fonética del consumidor”.

      - “(…) se hace absolutamente evidente que dos marcas que tienen EXACTAMENTE LAS MISMAS LETRAS, EN LA MISMA POSICIÓN Y UNA PRONUNCIACIÓN CASI IDÉNTICA están destinadas a provocar confusión entre el público consumidor, sobre todo tratándose de los mismos productos”.

      - “Por otra parte, (…) ambas marcas evocan la misma idea predeterminada para el consumidor (…). El hecho que ambas marcas contengan la misma raíz que permite que el público consumidor haga un proceso nemotécnico y la asocie con el mismo concepto: ‘BANCO’, hace que la marca a nombre de Coljap S.A. BANKO NO sea lo suficientemente distintiva para poder coexistir dentro del mercado con la marca de mi mandante”.

      - “(…) la sociedad solicitante de BANKO lo único que tuvo que hacer fue coger una marca posicionada en el mercado desde hace 9 años para distinguir, entre otros, fungicidas y reemplazar los fonemas IT por la letra O para obtener protección en claro detrimento de mi mandante”.

      - “(…) los canales de distribución, de divulgación, el público consumidor y los puntos de venta de los productos protegidos por ambas marcas son exactamente los mismos, lo cual generará sin duda alguna el riesgo de confusión para el consumidor”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Desde el punto de vista de la distintividad, afirma que “(…) no se aprecian semejanzas gráficas, ortográficas, fonéticas y conceptuales que conlleven al público consumidor a error respecto a los productos que pretenda adquirir en el mercado. (…) del examen de los signos enfrentados se observa que la combinación de los elementos ortográficos respecto de la última sílaba es sustancialmente diferente como se puede apreciar BANKO vs BANKIT, lo cual lleva a que la pronunciación de los signos enfrentados sea diferente”.

      (…) el análisis entre las expresiones objeto del debate, deben considerar los elementos correspondientes a marcas débiles”.

      - En cuanto a la relación de productos, expresa que “Comoquiera que las marcas en conflicto no son semejantes entre sí, resulta irrelevante una (sic) análisis sobre la relación y la conexidad entre los productos que distinguen; dado que pueden coexistir en el mercado sin generar confusión directa e indirecta en el público consumidor”.

   4. Tercero interesado

      El tercero interesado, la sociedad COLJAP INDUSTRIA AGROQUÍMICA S.A., en las resultas del proceso no contestó la demanda.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 19 de marzo de 2009.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal estima que procede la interpretación de la norma invocada, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “BANKO” (mixto) fue presentada el 19 de octubre de 2004, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar de oficio el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   c) los sonidos y los olores;

   d) las letras y los números;

   e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

   f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

   g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de...