PROCESO 126-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 126-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: LA MUÑECA (mixta).

Actora: sociedad HARINERA DEL VALLE S.A.

Proceso interno Nº 2003-0323.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de marzo del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0323;

El auto de 4 de febrero de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad HARINERA DEL VALLE S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. GRACETALES S.A.

b) Hechos

1. El 12 de septiembre de 2001 la sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. GRACETALES solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo LA MUÑECA (mixto) para distinguir productos de la Clase 29.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 513 de 27 de febrero de 2002, al que presentó oposición la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. sobre la base de sus marcas mixtas PASTAS LA MUÑECA, LA MUÑECA DEPORTES, LA MUÑECA EXPRESS y PASTAS ANIMADAS LA MUÑECA registradas para distinguir productos de la Clase 30.

3. Por Resolución Nº 24458 de 30 de julio de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. y concedió el registro de la marca LA MUÑECA (mixta). Contra esta Resolución, HARINERA DEL VALLE S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quién por Resolución Nº 08357 de 28 de marzo de 2003 confirmó la Resolución impugnada, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa.

   c) Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. fundamenta su demanda diciendo que:

1. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486, ya que “Debido a la evidente similitud entre el elemento figurativo de la marca solicitada para registro (…) y el elemento figurativo de la (sic) marcas previamente registras (…) podemos concluir que la marca mixta LA MUÑECA (que incluye la FIGURA DE UNA MUÑECA), no es suficientemente distintiva para distinguir productos de la clase 29 (…)”.

2. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, debido a que “La coexistencia comentada por el Superintendente (…) se ha presentado únicamente, respecto de las marcas en su forma NOMINATIVA, pero el derecho sobre el registro de la marca LA MUÑECA, acompañado de la FIGURA DE UNA MUÑECA, pertenece única y exclusivamente a la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. (…)” y en consecuencia, el registro como marca del signo solicitado “causa confusión en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos”.

3. “(…) el simple hecho de incluir la FIGURA DE UNA MUÑECA, se está imitando la marca previamente registrada por la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. por cuanto la misma es recordada por el público consumidor como LA MUÑECA ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UNA MUÑECA”.

4. “(…) la marca LA MUÑECA de propiedad de HARINERA DEL VALLE S.A., constituye una marca que debido a su amplio nivel de difusión, se ha convertido en una marca notoria dentro del sector de productos alimenticios (…)” por lo que “la presencia en el mercado de otra marca denominada LA MUÑECA, y adicionalmente, acompañada de la FIGURA DE UNA MUÑECA, necesariamente genera riesgo de asociación con las prestaciones y con los productos ofrecidos en el mercado por la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. (…)”.

5. Entre los signos en conflicto existe similitud gráfica.

6. La sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A., no es titular de ningún derecho anterior sobre el signo gráfico que representa UNA MUÑECA, y (…) la concesión del registro de la marca mixta La MUÑECA, constituye una clara violación de los derechos de exclusiva sobre la parte gráfica de la marca La MUÑECA de propiedad de la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A.”.

7. Se violó el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, ya que considera que su marca es notoria y ha sido ampliamente publicitada y difundida y que “en este caso la reproducción de la marca, en lo atinente a su aspecto figurativo, genera necesaria dilución de la fuerza distintiva de la marca, por cuanto los consumidores no asociarán la especial combinación, única y exclusivamente a la marca LA MUÑECA de HARINERA DEL VALLE S.A.”.

   d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda, únicamente afirmando los hechos descritos por la demandante.

   La sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. GRACETALES S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda y manifiesta que:

1. La Superintendencia al emitir las Resoluciones impugnadas no ha incurrido en violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que dicha Superintendencia realizó el correspondiente examen de registrabilidad.

2. Los signos registrados por la demandante distinguen todos los productos de la Clase 30, sin embargo “solo está utilizando las marcas base de la demanda (…) para identificar PASTAS, es decir uno solo de los productos de la Clase Treinta (…)” por lo que la sociedad GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. GRACETALES S.A., inició varios procesos de cancelación por no uso de las marcas PASTAS LA MUÑECA (mixta) y PASTAS ANIMADAS LA MUÑECA SUPREMA (mixta) de conformidad con la norma comunitaria.

3. El signo solicitado distingue productos de la Clase 29 “y en forma específica distinguen grasas y aceites comestibles. Es decir, no existe el menor riesgo de que un consumidor confunda las PASTAS comercializadas por la sociedad demandante con un aceite de cocina” y que “No se presenta riesgo de confusión alguno (…) al ser evidente que estas marcas se encuentran coexistiendo pacíficamente en el mercado (…)”.

4. La Superintendencia dio una debida aplicación al artículo 134 de la Decisión 486 ya que el signo LA MUÑECA (mixto) “tiene la capacidad de distinguir por si mismo de forma clara y precisa, cuáles son los productos que identifica”.

5. “No hay similitud visual de la marca LA MUÑECA (MIXTA) de mi poderdante GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. GRACETALES S.A., con las marcas registradas por la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. (…)”.

6. Los signos en conflicto distinguen diferentes tipos de productos.

7. La demandante debe probar que sus marcas son notoriamente conocidas, lo cual no sucedió.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 134, 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente...