PROCESO 129-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 129-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, primer párrafo, 136 literal d), 258 y 259 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Actor: CORPORACIÓN REY S.A.

Marca: “IDEAL”.

Expediente Interno N° 2138-2008.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. En San Francisco de Quito, a los trece (13) días del mes de marzo del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de cuatro (4) de febrero de 2009.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: CORPORACIÓN REY S.A.

   La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), e IDEAL FASTENER CORPORATION, DE U.S.A. (en adelante Ideal Fastener).

2. Actos demandados

   La actora solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 0109-2005/TPI-INDECOPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual se resolvió revocar la Resolución Nº 8178-2004/OSD-INDECOPI de 6 de julio de 2004, por tanto, la Resolución Nº 005448-2003/OSD-INDECOPI de 19 de mayo de 2003; y, en consecuencia, denegar el registro del signo “IDEAL” solicitado por la Corporación Rey S.A. para distinguir cierres (cremalleras), de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 5 de noviembre de 2002, la Corporación Rey S.A. solicitó el registro como marca del signo “IDEAL” para distinguir cierres (cremalleras), de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 3 de febrero de 2003, la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION de U.S.A. formuló oposición a la solicitud de registro de la denominación “IDEAL”, manifestando ser titular en Estados Unidos de la marca “IDEAL” para distinguir cierres de la clase 26, la cual tiene registrada desde 1940. Agregó que comercializa cierres en el mercado latinoamericano (específicamente en Venezuela) con la misma marca; y, que al ser idéntica a su marca registrada no podía ser otorgada.

3. El 25 de marzo de 2003, la Corporación Rey S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando que la opositora no ha acreditado tener legítimo interés de incursionar en el mercado peruano ni tampoco ha acreditado tener algún derecho de propiedad industrial válidamente concedido.

4. El 19 de mayo de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 005448-2003/ OSD-INDECOPI a través de la cual declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado.

5. El 11 de junio de 2003, IDEAL FASTENER CORPORATION interpuso recurso de reconsideración en contra de la resolución anterior.

6. El 6 de julio de 2004, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 8178-2004/OSD-INDECOPI a través de la cual declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto.

7. El 10 de agosto de 2004, IDEAL FASTENER CORPORATION interpuso recurso de apelación en contra de la resolución anterior.

8. El 10 de febrero de 2005, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 0109-2005/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió revocar la Resolución Nº 8178-2004/OSD-INDECOPI de 6 de julio de 2004, por tanto, la Resolución Nº 005448-2003/ OSD-INDECOPI de 19 de mayo de 2003; y, en consecuencia, denegar el registro del signo “IDEAL” solicitado por la Corporación Rey S.A.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La CORPORACIÓN REY S.A. presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      En cuanto al supuesto uso efectivo de la marca IDEAL por parte de Ideal Fastener Corporation:

      - Que “no es aplicable el artículo 7º de la Convención de Washington ya que Ideal Fastener no cumplió con acreditar la verificación de sus requisitos” que exige dicha norma.

      - “Al interior del procedimiento administrativo, Ideal Fastener Corporation no cumplió con acreditar debidamente ese uso continuo y adecuado de su marca IDEAL”.

      - “(…) ninguna de las facturas presentadas por Ideal Fastener Corporation (…) cumplen con acreditar el uso de la marca IDEAL (…) en ninguna de ellas se consigna la comercialización de productos bajo la marca IDEAL. El único lugar en donde aparece la palabra IDEAL es como parte del nombre de la emitente (…)”.

      - “(…) debe notarse también que muchas de las facturas acompañadas no corresponden a los últimos tres años (…) y las pocas que sí se encuentran dentro de dicho período de tiempo consignan cantidades que no reflejan un uso ‘adecuado’ del producto supuestamente comercializado, esto es, cierres, (…)”.

      En cuanto al previo conocimiento de la marca IDEAL por parte de Corporación Rey S.A.:

      - “Un representante de la contraria hace referencia a una supuesta ‘usurpación’ de la marca IDEAL, usurpación que no puede configurarse (…) porque en primer lugar los correos corresponden a una fecha posterior a la presentación de nuestra solicitud (…) y en segundo lugar, porque dado el significado común y corriente de la palabra IDEAL en nuestro idioma, su elección obedece a un hecho absolutamente casual y, por ende, legítimo (…)”.

   3. Contestación a la demanda

      El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “El INDECOPI ha considerado como un tema acreditado y además admitido por Corporación Rey, el hecho de la titularidad (registro) de la marca IDEAL en Estados Unidos (País firmante al igual que el Perú del Convenio de Washington) por parte de IDEAL Fastener Corporation hace más de 63 años”.

      - “INDECOPI ha constatado en el procedimiento administrativo que, contrariamente a lo negado por la empresa demandante, esta sí conocía de la existencia, actividad empresarial y uso de la marca IDEAL por parte de la empresa opositora al registro, IDEAL Fastener Corporation, al haber mantenido negociaciones de índole comercial con esta empresa para la venta de materia prima para la fabricación de cierres”.

      - “(…) lo que pretende discutir Corporación Rey es que la autoridad administrativa no se haya ‘convencido’ de que la elección de la denominación IDEAL (…) haya sido meramente producto de la ‘casualidad’, y que por el contrario, haya considerado la existencia de MALA FE en la solicitud de registro, como consecuencia de haberse acreditado las relaciones comerciales existentes, entre esta empresa y la empresa IDEAL Fastener Corporation de Estados Unidos, titular de la marca en ese país”.

      - “(…) no es posible creer que, de ‘casualidad’, se les ocurrió un nombre para una marca que resulta ser el mismo que utiliza la empresa con la que estaban haciendo negocios en Estados Unidos”.

      - “Como consecuencia de la evidente mala fe al momento de la solicitud de registro, puesta en evidencia en el procedimiento administrativo, el Tribunal del INDECOPI dispuso denegar el registro como marca de la denominación IDEAL en la clase 26 de la Nomenclatura Oficial a favor de Corporación Rey S.A. en el Perú, en aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington”.

   4. Tercero interesado

      IDEAL FASTENER CORPORATION, de U.S.A., considerada como tercero interesado en este proceso, expresa los siguientes argumentos:

      - “IDEAL FASTENER CORP. sustentó su legítimo interés en la TITULARIDAD (en Estados Unidos de América) sobre la marca de producto IDEAL (…) para distinguir cierres de la clase 26, vigente desde el año 1940”.

      - Asimismo, “acreditó que su marca IDEAL (…) ha ganado PRESTIGIO a lo largo de los más de SESENTA AÑOS DE VIGENCIA Y COMERCIALIZACIÓN”.

      - “IDEAL FASTENER CORP. acreditó que comercializa cierres con la marca IDEAL en el mercado latinoamericano, (…)”.

      - Agrega que existen dos elementos que acreditan que el signo solicitado constituye “una COPIA SERVIL de la marca de IDEAL FASTENER CORP”: (i) la IDENTIDAD entre la marca solicitada y la registrada desde hace más de 60 años a favor de IDEAL FASTENER CORP. Lo cual no puede atribuirse a una mera “coincidencia” sino al previo conocimiento de la marca de IDEAL FASTENER CORP.”, (ii) “el hecho que Corporación Rey S.A. desde hace más de 54 años se dedica al mismo rubro empresarial: fabricación de cierres, coincidiendo en el mismo mercado que IDEAL FASTENER CORP. (empresa con más de sesenta años en el mercado)”.

      - “(…) de la lectura de los correos electrónicos presentados, se advierte que la empresa Corporación Rey S.A. mantenía relaciones comerciales (o al menos tratativas para concretarlas) con la empresa IDEAL FASTENER CORPORATION”.

      - “(…) dicha empresa actuó de MALA FE, es decir, solicitó ante INDECOPI una marca que tenía conocimiento pertenecía a una empresa competidora en el mismo rubro comercial que ella: La marca ideal de IDEAL FASTENER CORP.”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita...