PROCESO 119-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 119-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 147 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal a), 146, 148 y 150 de la misma Decisión.

Marca: BLANCANOVA

Actor: LABORATORIO CITY S.A.

Proceso interno Nº 4917-2007

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente Doctor Manuel Sánchez-Palacios Paiva, relativa a los artículos 147 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 4917-2007;

El auto de 3 de diciembre de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: LABORATORIO CITY S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI.

Tercero interesado: sociedad WYETH, antes AMERICAN HOME PRODUCTS

b) Hechos

Del informe del consultante y de los documentos incluidos como anexos, se desprenden los siguientes hechos:

1. La sociedad LABORATORIO CITY S.A., por Resolución 9922-2001/OSD-INDECOPI, de 31 de agosto de 2001, obtuvo la cancelación del registro de la marca BLANCANOVA de la Clase 3, registrada a favor de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, actualmente WYETH.

2. El 13 de septiembre de 2001, LABORATORIO CITY S.A. solicitó el registro del signo BLANCANOVA para distinguir productos de la Clase 3.

3. La sociedad AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION presentó oposición al registro solicitado, sobre la base de su marca cancelada, en el Perú, BLANCANOVA. Afirmando que tiene el registro en Colombia.

4. Por Resolución Nº 7468-2003/OSD-INDECOPI, de 30 de junio de 2003, la Oficina de Signos Distintivos, declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado.

5. LABORATORIO CITY S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, que por Resolución Nº 1208-2003/TPI-INDECOPI, confirmó la Resolución impugnada.

6. Contra esta Resolución LABORATORIO CITY S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue admitida a trámite por la Segunda Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima.

7. Por otra parte, el 27 de noviembre de 2001, WYETH solicitó el registro del signo BLANCANOVA alegando que al haber sido declara fundada su oposición y al haber sido denegado el registro del signo BLANCANOVA, no existía impedimento para que WYETH registre dicho signo.

8. LABORATORIO CITY S.A. presentó oposición sobre la base de la solicitud anterior del signo BLANCANOVA manifestando que tiene derecho preferente al haber obtenido la cancelación del signo solicitado para registro nuevamente.

9. Por Resolución Nº 14755-2003/OSD-INDECOPI, de 12 de diciembre de 2003, la Oficina de Signos distintivos, levantó una suspensión decretada y declaró “IMPROCEDENTE la oposición formulada por LABORATORIO CITY S.A. de Chile, e INSCRIBIR (…) a favor de WYETH la marca de producto constituida por la denominación BLANCANOCA (…)”.

10. Contra dicha Resolución, LABORATORIO CITY S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que por Resolución 0291-2004/TPI-INDECOPI, de 7 de abril de 2004, decidió “CONFIRMAR la Resolución Nº 14755-2003/OSD-INDECOPI (…)”.

11. LABORATORIO CITY S.A interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas. Por Resolución número 6, de 2 de mayo de 2007, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “INFUNDADA la demanda (…)”. Contra dicha Providencia la actora interpuso recurso de apelación, el cual es conocido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que por solicitud de la demandante, suspendió el proceso para solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

    c) Fundamentos jurídicos de la demanda

    LABORATORIO CITY S.A. interpone demanda argumentando que:

1. “La resolución de INDECOPI no analiza que la empresa WYETH (…), fundamenta su derecho basándose en una marca registrada en Colombia; y que, nuestro mandante cuenta en el mismo país con un derecho sobre otra marca muy similar e inscrita para la misma clase (…). Por ello al haber dos titulares con derechos similares, debió analizar en derecho a cuál de las empresas le otorgaba el mejor derecho”.

2. El Tribunal tampoco analiza que “nuestro mandante tiene un derecho preferente sobre la marca BLANCANOVA, clase 03, debido a que antes logró que se cancele la marca de la opositora, por el no uso la mencionada marca (…) es la misma empresa a la cual se le canceló la marca, la que solicita el registro del producto BLANCANOVA en base a un derecho Andino”.

3. La Resolución que declara fundada la solicitud presentada por WYETH “carece de todo sentido económico y práctico, por cuanto se está amparando un derecho sobre una marca a un titular que perdió el registro por no haberla usado. Es cierto que existe un derecho Andino, pero también es cierto que cuando se solicitó la cancelación de ésta en el Perú, WYETH (…), tuvo la oportunidad de demostrar el uso no sólo en el Perú, sino en cualquier país de la Comunidad Andina”.

4. La Resoluciones emitidas por el INDECOPI, “carecen de todo sentido lógico-jurídico, dado que se está exigiendo (…) que en casos como el presente se tenga que no sólo cancelar por el no uso la marca en nuestro país, sino además en todos los países de la Comunidad Andina donde esté registrada la marca, a pesar que la norma Andina otorga la oportunidad al titular de una marca registrada que se está cancelando, a demostrar el uso en cualquier país de la Comunidad”.

5. Se debe considerar que amparar la solicitud de registro de marca, “es que el DERECHO PREFERENTE otorgado a la empresa que canceló una marca pierde todo sentido, porque se le da la oportunidad a la empresa a la cual se le canceló la marca, de volver a registrar la misma marca que fue cancelada. En consecuencia, la finalidad de la norma de cancelación pierde todo sentido (…). La norma de cancelación por el no uso tiene por finalidad, asignar el recurso marca, a quien más lo valora, por ello es que se permite que terceros puedan cancelar una marca registrada, debido a que el titular de ésta no la ha usado en los últimos tres (3) años”.

6. (…) se debe preferir al DERECHO PREFERENTE que tiene nuestro mandante sobre el derecho a la Oposición Andina que tiene la otra parte, (…) más aún, si tomamos en cuenta que nuestro poderdante tiene también un derecho Andino (…)”.

   d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI contesta la demanda argumentando que:

1. “(…) si bien es cierto que Laboratorio City S.A., tenía la preferencia para solicitar el registro de la marca BLANCANOVA (…), en la medida que ella había obtenido la cancelación en el Perú de dicha marca, ello no significa que la autoridad marcaria nacional deba de manera automática conceder dicho registro, en otras palabras, no implica que dicha autoridad tenga que renunciar al análisis de registrabilidad y confundibilidad que le impone la legislación industrial”, esto es determinar si el signo solicitado cumplía con los requisitos de admisibilidad y no estaba comprendido en alguna prohibición.

2. “(…) la oposición que presentó la empresa WYETH (…), se sustentó en el registro en Colombia, de su marca BLANCANOVA, para productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. De esta manera, la oposición presentada por dicha empresa se efectuó al amparo de lo dispuesto por el artículo 147 de la Decisión 486 (Oposición Andina) (…)”.

3. “(…) carece de asidero la aseveración efectuada por Laboratorio City referida que al haberse amparado la oposición andina formuló la empresa Wyeth, ‘se estaría amparando...