PROCESO 122-IP-2008

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 122-IP-2008

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión.

Signo: CREMA DIVINA (mixto).

Actora: HANS SCHWARZKOPF GMBH & CO KG.

Proceso interno Nº 2004-0297.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0297;

El auto de 28 de enero de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: LABORATORIOS LISTER S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: HANS SCHWARZKOPF GMBH & CO KG.

b) Hechos

  1. El 10 de octubre de 2002 LABORATORIOS LISTER S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo CREMA DIVINA + GRÁFICA para distinguir “productos farmacéuticos de uso humano” comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

  2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 523 de 27 de diciembre de 2002, al que presentó oposición HANS SCHWARZKOPF GMBH & CO KG sobre la base de su marca DIVINIA registrada para distinguir productos de la Clase 3.

  3. Por Resolución Nº 11718 de 29 de abril de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro de la marca CREMA DIVINA (mixta). Contra dicha Resolución la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

  4. El recurso de reposición fue resuelto por Resolución Nº 021077 de 29 de julio de 2003, emitida por la misma División de Signos Distintivos que al corregir el error formal en el que incurrió en la Resolución impugnada al considerar que la marca opositora era DIVINA y no DIVINIA, negó el registro de la marca CREMA DIVINA (mixta).

  5. El recurso de apelación fue resuelto por Resolución Nº 9596 de 30 de abril de 2004 emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 021077, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

    c) Fundamentos jurídicos de la demanda

    LABORATORIOS LISTER S.A. fundamentó su demanda manifestando que:

  6. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que “no se cumple el requisito de inducir a error (…).

  7. “Tanto la marca DIVINIA como la marca CREMA DIVINA, ya coexisten en el mercado (…)” porque ambas están registradas en la Clase 3 por lo que “si coexisten en la clase tercera, con mayor razón puede coexistir CREMA DIVINA, en la clase quinta que es para distinguir productos farmacéuticos”.

  8. No se tuvo en cuenta que la marca solicitada es “una marca mixta, en donde predomina el elemento gráfico de diseño de la letra ‘D’, dando así características de distintividad frente a la opositora”.

  9. Si bien “a primera vista pareciera que una letra no hiciera mayor diferencia, se debe entrar a analizar que por este hecho la parte evocativa y significativa de la marca puede hacerse totalmente diferente”.

  10. “Un análisis lógico nos lleva a concluir que si han podido coexistir ambas marcas en la misma clase 3, con mayor razón pueden coexistir en clases diferentes (3 y 5) puesto que la marca DIVINIA, no está registrada en la clase 5”.

    d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

    La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que:

  11. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

  12. Sobre el hecho de que el signo solicitado es mixto y la marca registrada es nominativa “en el presente caso evidentemente predomina el elemento denominativo de las expresiones verbales, ‘CREMA DIVINA’ y ‘DIVINIA’, y fue sobre los elementos nominativos en que mi representada basó el estudio de registrabilidad, concluyendo la existencia de confundibilidad (…) ya que el elemento gráfico del signo CREMA DIVINA no le da la distintividad necesaria para ser registrada como marca”, por lo que ambos signos son confundibles.

  13. Efectuado el examen sucesivo y comparativo “se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor (…).

  14. “la expresión ‘CREMA DIVINA’ (…) no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la misma Decisión 486 (…), pues no es suficientemente distintiva (…)”.

  15. También existe confusión entre los signos en conflicto por existir “conexidad competitiva” tomando en cuenta los canales de comercialización, los medios de publicidad, la relación o vinculación entre productos y el mismo género de productos.

    HANS SCHWARZKOPF GMBH & CO KG., tercero interesado en el proceso, no contesta la demanda.

    CONSIDERANDO:

    Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de...

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