PROCESO 114-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 114-IP-2008

Interpretación prejudicial del artículo 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 134, 136 literal b), 172 y 190 de la misma Decisión.

Actor: INTERFOREST S.A.

Marca: “CASTOR”.

Expediente Interno N° 765-07.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. En San Francisco de Quito, a los once (11) días del mes de febrero del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diecinueve de noviembre de 2008.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: INTERFOREST S.A.

   La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), EL PROCURADOR PÚBLICO DEL ESTADO, Y EL SEÑOR LUIS ALBERTO CAPCHA DELGADO.

2. Actos demandados

   La sociedad INTERFOREST S.A. solicita que se declare la nulidad de la Resolución administrativa No. 1309-2007/TPI-INDECOPI, de 9 de julio de 2007, por medio de la cual la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró fundada la acción de nulidad interpuesta contra el registro de la marca “CASTOR”, registrada en la Clase 20 de la Nomenclatura Oficial a favor de INTERFOREST S.A..

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. Con fecha 12 de enero de 2006, el señor Luis Alberto Capcha Delgado solicitó la nulidad del registro de la marca de producto “CASTOR”, inscrita a favor de INTERFOREST S.A., mediante Certificado No. 96432 para distinguir productos de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial.

   El señor Luis Alberto Capcha sostuvo que venía utilizando con anterioridad al registro de la marca ”CASTOR”, la denominación “CARPINTERÍA y EBANISTERÍA EL CASTOR” como nombre comercial para identificar los servicios de carpintería y ebanistería.

2. Con fecha 29 de mayo de 2006 la sociedad INTERFOREST S.A. absolvió traslado de la acción de nulidad.

3. El 26 de diciembre de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, emitió la Resolución No. 21276-2006/OSD-INDECOPI, que declaró fundada la acción de nulidad interpuesta y declaró nulo el registro de la marca “CASTOR”.

4. Con fecha 22 de enero de 2007, se interpone recurso de apelación contra la mencionada resolución de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI.

5. El 9 de julio de 2007, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI emitió la Resolución No. 1309-2007/TPI-INDECOPI, mediante la cual confirmó la resolución de primera instancia y anuló el registro de la marca “CASTOR”.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad INTERFOREST S.A., a través de apoderado, presenta demanda en contra de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Respecto a los conflictos entre un nombre comercial previamente utilizado y una marca registrada, afirma que “En el presente caso, resulta evidente que el nombre comercial alegado no tiene la trascendencia geográfica necesaria para determinar la anulación de un registro de marca legítimamente obtenido. (…) la acción de nulidad no puede ser aplicada de manera arbitraria afectando los derechos registrales válidamente obtenidos a través de un procedimiento debidamente tramitado ante el INDECOPI, no es posible que se premie la falta de diligencia de terceros que en su oportunidad no interpusieron oposición contra la solicitud de registro de una marca y, adicionalmente, no registraron su nombre comercial”.

      - Con relación a la idoneidad, suficiencia y validez de las pruebas presentadas, la demandante sostiene lo siguiente: “De las pruebas detalladas podemos concluir que el alcance territorial del nombre comercial no cumple con el requisito de extenso conocimiento, ya que el ámbito o zona geográfica de influencia del nombre comercial es muy limitado”.

      - “(…) si bien los productos y las actividades económicas que distinguen los signos en cuestión son similares, no son susceptibles de generar confusión en el público consumidor, respecto al origen empresarial de los mismos.

      El público consumidor no es susceptible de relacionar fácilmente la prestación de servicios de trabajos de madera de un pequeño taller que opera en una zona geográfica limitada con la venta de artículos de madera de una tienda comercial especializada

      Consideramos, que no existen argumentos sólidos para acreditar una conexión competitiva estrecha y determinante entre las actividades relacionadas con la prestación de servicios de trabajos de madera, de la clase 40 de la Nomenclatura Oficial y los productos de la clase 20 que distingue la marca registrada”.

   3. Contestación a la demanda

      De conformidad con los documentos aparejados al expediente de la solicitud de interpretación prejudicial, se evidencia que los demandados no han dado contestación a la demanda.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 19 de noviembre de 2008.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   La Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo ”CASTOR” fue presentada el 9 de octubre de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar de oficio los artículos 134, 136 literal b), 172 y 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   c) los sonidos y los olores;

   d) las letras y los números;

   e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

   f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

   g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

   (...)

   DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

   Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

   La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

   Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

   No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

   Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

   (…)

   DEL NOMBRE COMERCIAL

   Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento...