PROCESO 124-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 124-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: TOP GEAR (mixto)

Actor: señor CHU SING CHIU

Proceso interno Nº 2001-0157.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 81, 83 literales a) y b) y 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2001-0157;

El auto de 28 de enero de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

Demandante: señor CHU SING CHIU

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad L.A. GEAR INC.

b) Hechos

1. El 22 de abril de 1994, el señor Chu Sing Chiu solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo TOP GEAR (mixto) para distinguir productos de la Clase 25.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 406 de 31 de agosto de 1994, al que no se presentaron observaciones.

3. Por Resolución Nº 50633 de 21 de diciembre de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó, de oficio, el registro como marca del signo TOP GEAR, por considerar que es confundible con la marca ya registrada L.A. GEAR (mixta) a favor de la sociedad L.A. GEAR INC. Contra esta Resolución, el señor Chu Sing Chiu presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 25676 de 29 de septiembre de 2000 confirmó la Resolución impugnada, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa.

   c) Fundamentos jurídicos de la demanda

   El señor CHU SING CHIU fundamenta su demanda manifestando que:

1. Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 “por cuanto la marca TOP GEAR, solicitada por CHU SING CHIU, cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro (…)”.

2. El signo TOP GEAR (mixto) “no es susceptible de producir confusión con ninguna de las marcas previamente registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios o productos o servicios similares”.

3. “Dentro del conjunto marcario solicitado para registro el factor gráfico y el factor nominativo, presentan equivalencia. De la comparación realizada, resulta evidente que el elemento gráfico aporta al signo nuevos elementos que le proporcionan distintividad, para que sea posible su registro para distinguir productos de la clase 25 internacional (…) los elementos nominativos de los signos en conflicto no presentan similitud que pueda inducir al público a confusión o error”.

4. Existen varias marcas registradas que incluyen el signo GEAR y que éstas “coexisten pacíficamente en el mercado, y coexisten con la marca L.A. GEAR, por lo tanto no es lícito que el examinador determine, que el signo TOP GEAR, es irregistrable por incluir el signo GEAR”.

5. Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, ya que la “División de Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvo (…) de expedir la resolución que niega el registro de la marca TOP GEAR”.

   El actor, además, presenta un escrito de correcciones y aclaraciones a la demanda, en el que añade que:

6. “La partícula GEAR es genérica respecto de los productos de la clase 25, y por lo tanto debía ser excluida del análisis comparativo (…)”.

   d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que:

1. “(…) de la comparación de los signos TOP GEAR y L.A. GEAR se estableció que falla el requisito de DISTINTIVIDAD en el primero en relación con la marca registrada, toda vez que la impresión que dejan, percibidos en su conjunto, de forma sucesiva, por el consumidor medio, no permite diferenciarlos de manera tajante y la idea que viene a la memoria del cliente no es clara y se puede confundir un bien con otro, un producto de la clase 25 identificado con la marca L.A. GEAR, con otro identificado con el...