PROCESO 01-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 01-IP-2009

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 150 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, Primera Sala, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 9149-M. Actor: Sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. Marca: NEXAVAR (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los trece días del mes de marzo del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, Primera Sala, República del Ecuador.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 4 de febrero de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: SOCIEDAD BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

   Demandados: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI.

   Tercero Interesado: SOCIEDAD SANOFI SYNTHELABO.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, solicitó el 19 de mayo de 2000, el registro como marca del signo denominativo NEXAVAR para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, diagnósticos adaptados para uso médico.”

      2. Después de publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad SANOFI SYNTHELABO, presentó observación con base en su marca denominativa BESAVAR, registrada en Ecuador bajo el certificado No. 2705 y para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, mediante Resolución N° 978382 del 27 de noviembre de 2000, resolvió rechazar la observación presentada y ordenar el registro como marca del signo denominativo NEXAVAR.

      4. La sociedad SANOFI SYNTHELABO, presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

      5. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, mediante Resolución N° 978603 del 14 de febrero de 2001, resolvió el recurso presentado en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      6. La sociedad SANOFI SYNTHELABO, presentó recurso de revisión contra el anterior acto administrativo.

      7. El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, el 11 de septiembre de 2001 resolvió el recurso de revisión, en el sentido de revocar los anteriores actos administrativos y denegar la solicitud de registro presentada.

      8. La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, presentó ante el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, demanda en Acción Subjetiva de Plena Jurisdicción en contra del IEPI.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La sociedad demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos:

      1. Aduce, que el signo denominativo NEXAVAR es distintivo y, por lo tanto, no es confundible con el signo denominativo BESAVAR.

      2. Afirma, que el personal médico, los expendedores y los consumidores son prolijos al recetar, vender y comprar productos de la clase 5.

      3. Explica, que los signos en conflicto deben ser analizados en su conjunto, y no de manera fraccionada.

      d. Sostiene, que la Resolución impugnada carece de debida motivación.

   3. La contestación de la demanda.

      1. Por parte del IEPI.

         El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, contestó la demanda de la siguiente manera:

         • Argumenta, que entre los signos en conflicto existe confusión fonética y auditiva.

         • Agrega, que en relación con marcas que amparan productos farmacéuticos, el análisis de registrabilidad debe ser más riguroso.

      2. Por parte del Tercero Interesado.

         La sociedad tercera interesada contestó la demanda de la siguiente manera:

         • Afirma, que los signos en conflicto son confundibles de manera gráfica, visual y fonética. Por lo tanto, causarían confusión en el público consumidor.

         • Agrega, que los signos en conflicto protegen los mismos productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Argumenta, que el acto impugnado fue debidamente motivado.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 134, 135, literales a), b), e) e i), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior, se interpretarán de oficio las siguientes normas: artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que fue solicitado el registro como marca del signo denominativo NEXAVAR.

   Asimismo, se interpretará el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma procesal vigente al momento de expedirse el acto administrativo demandado.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

.

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución

.

(…)

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

6. consideraciones:

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

2. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Las reglas para el cotejo marcario.

3. Comparación entre marcas denominativas.

4. Registrabilidad de marcas que amparan productos farmacéuticos y otros productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. Partículas de uso común en marcas que ampararan productos de la clase 5.

6. Debida motivación de los actos que conceden o deniegan las solicitudes de registro marcario.

1. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

   El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo la solicitud de registro como marca del signo denominativo NEXAVAR se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

   Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la anterior.

   El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por...