PROCESO 09-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 09-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 84 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Actor: THE CLOROX COMPANY.

Marca: “PINOL”.

Expediente Interno N° 4099-LE.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los trece (13) días del mes de marzo del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 11 de febrero de 2009.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: THE CLOROX COMPANY.

   La parte demandada es: EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA, DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

   El tercero interesado es: INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V.

2. Actos demandados

   THE CLOROX COMPANY impugna la siguiente Resolución Administrativa expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial:

   - Nº 0959749 de 4 de julio de 1997, notificada el 8 de julio del mismo año, a través de la cual se niega la observación propuesta por THE CLOROX COMPANY y se concede el registro del signo “PINOL”, para proteger productos de la clase internacional Nº 3 a favor de INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V.

3. Hechos relevantes

   1. Los hechos:

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El 31 de mayo de 1995, Industrias Alen S.A. de C.V. solicitó el registro como marca del signo “PINOL”, para proteger productos de limpieza “Limpiadores multiuso con aceite de pino” de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. En mayo de 1995, la solicitud de registro del signo “PINOL” se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 364.

3. El 6 de junio de 1996, la sociedad THE CLOROX COMPANY, dentro de término legal, presentó observación a la solicitud de registro del signo “PINOL” fundamentándose en la marca de su propiedad “PINE-SOL”.

4. Mediante Resolución No. 0959749 de 4 de julio de 1997, notificada el 8 de julio del mismo año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, resolvió rechazar la observación presentada por THE CLOROX COMPANY y conceder el registro de la marca de fábrica “PINOL”.

5. THE CLOROX COMPANY, interpone recurso de plena jurisdicción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      THE CLOROX COMPANY presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Que la marca “PINE-SOL”, es notoriamente conocida en todo el mundo.

      - Que “a simple vista se puede notar que entre la marca PINE-SOL de propiedad de mi representada y denominación (sic) PINOL solicitada para registro por Industrias Alen, S.A. de C.V. existe gran similitud visual, fonética y auditiva, lo que trae que las marcas se confundan a primera vista, tanto más que están destinados a proteger productos de la misma clase internacional Nº 3”.

      - Que “no puede ser ni original, ni novedosa, ni distintiva una denominación que guarda gran similitud con un marca famosa y notoriamente (sic) anteriormente registrada no sólo en el Ecuador sino en el mundo entero (…)”.

      c) Contestaciones a la demanda

      El MINISTRO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, contesta la demanda en los siguientes términos:

      1. Interpretación prejudicial previa de los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 2. Legalidad y validez de la resolución impugnada. 3. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta

      .

      EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO contesta la demanda en los siguientes términos:

      Se adhiere y hace suya la contestación a la demanda presentada por el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.

      De los documentos que acompañan a la solicitud de interpretación prejudicial no se evidencia el escrito de contestación a la demanda por parte del DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   4. Tercero interesado

      La sociedad INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V. contesta la demanda en los siguientes términos:

      - Que existen tres aspectos básicos que diferencian a la marca “PINE-SOL”: (i) está formada por tres silabas y la marca “PINOL” está formada de dos sílabas, (ii) PINE-SOL, por tener como tercera sílaba, y separada por un guión la palabra sol, nos recuerda a ese astro, dándole una característica distinta. (iii) Según el diccionario de la lengua española “PINOL” significa “Harina de maíz tostado”, PINE-SOL en cambio no tiene significado, por tanto no existe similitud.

      - Que “la marca PINOL no constituye reproducción, ni imitación, ni traducción, ni transcripción total o parcial de la marca PINE-SOL”, la cual no es una marca notoriamente conocida.

      - En cuanto a la afirmación del Director Nacional de Propiedad Industrial de que “La semejanza accidental entre signos nominativos dada por la presencia de determinadas sílabas o letras, no es causa suficiente para impedir el registro de la marca (…)”; señala que “las marcas deben ser analizadas en su conjunto y no parcialmente, y que “las marcas PINOL y PINE-SOL cumplen con su función distintiva y no causan confusión”.

      - En conclusión que la marca “PINOL” cumple con los requisitos para su registro, “pues es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (…)” y que por su distintividad “no engaña de ninguna manera al público o a los medios comerciales respecto de la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 11 de febrero de 2009.

2. Normas del ordenamiento JURÍDÍCO comunitario a ser interpretadas.

   La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo ”PINOL” fue presentada el 31 de mayo de 1995, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el artículo 84 de la mencionada Decisión; y, no interpretar el literal h) del artículo 82 por no ser pertinente al caso en controversia.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 344

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

1. Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (...)

4. Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el...