PROCESO 5-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 5-IP-2009

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 135, literales b) y f), 136, literales a) y c), de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Corte Superior de Justicia de Lima, Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, República del Perú. Expediente Interno Nº 38-07. Actor: Sociedad PEPSICO, INC. Marca: H2OH! (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los trece días del mes de marzo del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Corte Superior de Justicia de Lima, Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, República del Perú.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 18 de febrero de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada por la Corte Superior de Justicia de Lima, Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, República del Perú.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: SOCIEDAD PEPSICO, INC.

   Demandados: - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. (INDECOPI)

   - PROCURADOR ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Tercero Interesado: SOCIEDAD THE COCA – COLA COMPAY.

   iii. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad PEPSICO, INC, solicitó el 1 de junio de 2005 el registro como marca del signo denominativo “H2OH!”, para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad EMBOTELLADORA LATINOAMERICANA S.A. – ELSA, presentó oposición al registro solicitado, con base en los siguientes signos distintivos: lema comercial SIMPLEMENTE H2O; marca denominativa ¡OH!; y marca mixta H2O.

         La sociedad THE COCA-COLA COMPANY, formuló oposición al registro solicitado, argumentando que el término H2OH! es genérico.

      3. El INDECOPI, mediante Resolución N° 8108-2006/OSD-INDECOPI del 31 de mayo de 2006, resolvió declarar infundada la oposición de la sociedad EMBOTELLADORA LATINOAMERICANA S.A., declarar fundada la oposición de la sociedad THE COCA-COLA COMPANY, y denegar el registro solicitado

      4. La sociedad PEPSICO, INC, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. El INDECOPI, mediante Resolución No. 1493-2006/TPI-INDECOPI del 3 de octubre de 2006, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la resolución impugnada.

      6. La sociedad PEPSICO, INC, interpuso ante la Corte Superior de Justicia de Lima, demanda de impugnación de resolución administrativa.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La demandante soporta la demanda en los siguientes argumentos:

      1. Aduce, que el signo denominativo “H2OH!” es distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

      2. Afirma, que el signo denominativo “H2OH!” no es un término genérico, ya que el término genérico del agua es H2O y el signo solicitado contiene más elementos. El signo solicitado no está conformado exclusivamente por un signo genérico.

      3. Sostiene, que el signo solicitado es de fantasía.

   2. Agrega, que actualmente se encuentran registrados signos distintivos con la partícula H2O.

   3. La contestación de la demanda.

      El Juez Consultante no remitió ningún escrito de contestación de la demanda.

      iV. Competencia del Tribunal.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

   Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No se interpretarán las normas solicitadas, ya que no son pertinentes al caso bajo estudio.

   Se interpretarán de oficio las siguientes normas: los artículos 134, 135, literales b), f), y 136, literales a) y c), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad

(…)

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

7 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

VI. consideraciones:

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El riesgo de confusión y asociación. Las reglas para el cotejo de signos distintivos.

B. Comparación entre marcas denominativas.

C. Comparación entre una marca denominativa y una mixta.

D. Comparación entre un lema comercial denominativo y una marca denominativa.

E. Los signos genéricos.

F. Partículas de uso común en la conformación de signos marcarios.

G. Los signos de fantasía.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. El RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno se resolvió la irregistrabilidad del signo denominativo H2OH!, ya que se afirma es semejante a la marcas denominativas ¡OH! y mixta H2O. Por tal motivo, es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

1. Requisitos para el registro de las marcas.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

• Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

• Es indicadora de la procedencia empresarial.

• Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

• Concentra el goodwill del titular de la marca.

• Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario

. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997).

Respecto de la función publicitaria ha...