PROCESO 128-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 128-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA S.A.

Marca: “INVENSYS”.

Expediente Interno N° 2004-0112.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los once (11) días del mes de febrero del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 21 de enero de 2009.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA S.A.

   La parte demandada la constituyen: la Nación Colombiana - Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado es: INVENSYS PLC.

2. Actos demandados

   La sociedad UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA S.A. solicita que se declare la nulidad de la Resolución Nº 7797, de 28 de febrero de 2001, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución Nº 13785 del 30 de junio de 2000, revocando la decisión de la Jefe de la División de Signos Distintivos y concedió el registro del signo INVENSYS (nominativa) para distinguir productos amparados en la clase 9 internacional, a favor de la sociedad INVENSYS PLC.

3. Hechos relevantes

   1. Los hechos:

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El 26 de mayo de 1999, la sociedad INVENSYS PLC. presentó la solicitud de registro como marca del signo “INVENSYS” (nominativa), para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 9.

2. El 27 de septiembre de 1999 fue publicado el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 484.

3. El 1 de noviembre de 1999, la sociedad UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA S.A. presentó observaciones a la solicitud del registro fundamentándose en el registro previo de la marca IBERSIS que ampara servicios de ingeniería, investigación técnica; estudio de proyectos técnicos; investigación y desarrollo de nuevos productos, selección de personal por procedimientos psicotécnicos y orientación profesional; traducciones y en general servicios prestados por profesionales con alta cualificación y formación universitaria comprendidos en la clase 42 internacional.

4. El 30 de junio de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución Nº 13785, a través de la cual resolvió declarar fundada la observación presentada por la sociedad UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA S.A., y negó el registro del signo “INVENSYS”, a favor de la sociedad INVENSYS PLC. para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. El 28 de febrero de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expide la Resolución Nº 7797, a través de la cual revoca la resolución Nº 13785 y concede el registro de la marca INVENSYS para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad INVENSYS PLC.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA S.A., a través de apoderado, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Que existe confundibilidad gráfica ortográfica y fonética entre las marcas IBERSIS e INVENSYS (…) como también existen semejanzas visuales y auditivas al compartir las mismas vocales, lo cual no le otorgan la distintividad requerida.

      - Que “entre los productos de la clase 9º que pretende distinguir la marca INVENSYS, y los servicios de la clase 42º que ampara la marca registrada IBERSIS, sí existe relación competitiva derivada de los medios de comercialización, finalidad, destinatarios y medios de publicidad, al punto que su coexistencia produce error en el público consumidor”.

      - Que los canales de distribución y comercialización son de igual naturaleza, por tanto estrechamente vinculados.

      - Que la publicidad de los productos y servicios se los hace por los mismos medios, es decir, “revistas, comunicaciones directas a los clientes e información a través de los representantes de ventas”.

      - Que el consumidor “(…) al encontrar en el mercado marcas registradas casi iguales y distinguiendo productos y servicios con una estrecha relación competitiva, en su mente no logrará diferenciarlas y caerá en error de pensar que son la misma marca para productos y servicios de la misma naturaleza”, pero por el contrario al diferenciarlos pensará que es del mismo dueño, creando así confusión.

      - Que la marca INVENSYS no goza de distintividad intrínseca ni extrínseca para poder ser registrada como marca.

      c) Contestaciones a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contesta a la demanda y expone los siguientes argumentos:

      - “(…) pudiera decirse que si bien entre la marca solicitada a registro INVENSYS (Nominativa) y la marca registrada IBERSIS (Nominativa) existe algún grado de semejanza de tipo visual, el mismo (sic) no basta para descartar la irregistrabilidad del signo INVENSYS (Nominativo), para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón a la no conexidad competitiva de los productos y servicios que distinguen las marcas en presunto conflicto”.

      - “(…) se puede afirmar que por distinguir productos y servicios diferentes, entre los cuales no se da conexión competitiva, la marca INVENSYS para distinguir productos de la clase 9 puede coexistir en el mercado con la marca IBERSIS, para distinguir servicios de la clase 42, (…), de modo que cumple con el requisito de distintividad, al cual se suman los de perceptibilidad y susceptibilidad de ser representado gráficamente (…)”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad INVENSYS PLC., a través de apoderado, contesta a la demanda y expone los siguientes argumentos:

      - “La marca INVENSYS (…) es suficientemente distintiva para identificar los productos comprendidos en la Clase Novena Internacional, al no generar confusión entre el público consumidor, al compararse con la marca IBERSIS registrada a favor de la sociedad UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA S.A. para amparar servicios de la Clase Cuarenta y Dos Internacional”.

      - “Es evidente que los productos de la Clase Novena Internacional que distingue mi poderdante a través de la marca INVENSYS, no tienen ninguna relación con los servicios prestados por la sociedad UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA S.A. y los cuales identifica con la marca IBERSIS.

      - “Hay que destacar que la marca INVENSYS fue registrada para cubrir productos de la Clase Novena Internacional, en contraposición a los servicios de la Clase Cuarenta y Dos Internacional, tales como los identificados por la demandante a través de su marca IBERSIS. Tenemos en éste, un factor que aunado a las diferencias visuales, fonéticas y conceptuales existentes entre los signos confrontados, hace desaparecer absolutamente cualquier similitud que entre ellos se pretenda predicar. Es decir, que en este caso no se puede hablar de similitud entre las marcas en conflicto, toda vez que cada una de ellas van a presentar al público consumidor productos y servicios ofrecidos en actividades comerciales diferentes”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 21 de enero de 2009.

2. Normas del ordenamiento JURÍDÍCO comunitario a ser interpretadas.

   El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo ”INVENSYS” fue presentada el 26 de mayo de 1999, en vigencia de la Decisión 344.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 344

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los...