PROCESO 127-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 127-IP-2008

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 108, 109, 110, 111 y 117 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-0273. Actor: Sociedad SIMON VIGODA MILLER. Marca: TONY ROMA’S (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días del mes de febrero del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 21 de enero de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Las partes.

      Demandante: SIMON VIGODA MILLER

      Demandados: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

      Tercero Interesado: SOCIEDAD ROMA SYSTEMS, INC.

   2. DATOS RELEVANTES.

      1. Hechos.

         Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

         1. La marca denominativa TONY ROMA’S se encontraba registrada en la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a nombre del señor SIMON VIGODA MILLER, bajo el certificado No. 121.303, y para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

         2. La sociedad ROMA SYSTEMS, INC., mediante escrito presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 24 de marzo de 1998, solicitó la cancelación del registro por no uso de la marca TONY ROMA’S.

         3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 20072 del 30 de noviembre de 1998, resolvió cancelar el registro marcario mencionado.

         4. El señor SIMON VIGODA MILLER, solicitó la revocatoria directa del anterior acto administrativo.

         5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 00420 del 26 de enero de 2000, resolvió revocar la Resolución 20072 del 30 de noviembre de 1998, y correr nuevo traslado de la solicitud de cancelación.

         6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 15390 del 30 de abril de 2001, resolvió cancelar el registro por no uso de la marca denominativa TONY ROMA’S.

         7. La sociedad ROMA SYSTEMS, INC., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo, argumentando que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no era competente.

         8. Igualmente, el señor SIMON VIGODA MILLER, interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

         9. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 22744 del 16 de julio de 2001, resolvió revocar el acto administrativo impugnado, inadmitir el recurso interpuesto por el Señor SIMON VIGODA MILLER, y enviar el expediente a la División de Signos Distintivos.

         10. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 22867 del 17 de julio de 2001, resolvió cancelar el registro por no uso de la marca denominativa TONY ROMA’S.

         11. El señor SIMON VIGODA MILLER, interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

         12. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 42515 del 20 de diciembre de 2001, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado.

         13. El señor SIMON VIGODA MILLER, interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

         14. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 08805 del 31 de marzo de 2003, resolvió Inadmitir el recurso de apelación presentado.

         15. El señor SIMON VIGODA MILLER, interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra los tres últimos actos administrativos.

      2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

         La sociedad demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos:

         1. Aduce, que logró probar el uso de la marca denominativa TONY ROMA’S, de conformidad con lo prescrito por la normativa comunitaria.

         2. Afirma, que autorizó a la sociedad GOOD FOODS S.A. para usar su marca TONY ROMA’S. Lo anterior se presume, ya que probó que dicha marca fue usada por la mencionada persona jurídica.

      3. La contestación de la demanda.

         La Entidad demandada argumenta:

         a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su apoderado, contestó la demanda de la siguiente manera:

         • Argumenta, que la marca denominativa TONY ROMA’S no ha sido usada por su titular, dentro de los tres años anteriores a la fecha de la solicitud de cancelación, y en relación con los servicios para los que fue registrada.

         • Aduce, que las sociedades GOOD FOODS S.A. e INALPAC LTDA., a diferencia del señor SIMON VIGODA MILLER, sí han usado la marca TONY ROMA’S. Lo anterior, por cuanto dichas sociedades tienen un restaurante denominado TONY ROMA’S.

         • Explica, que de conformidad con la normativa comunitaria, el uso de la marca lo debe realizar el titular de la misma.

         • Sostiene, que no se probó que el demandante hubiera autorizado a las mencionadas empresas para que usaran la marca registrada a su nombre.

         b. Por parte de la Tercera Interesada.

         La tercera interesada contestó la demanda de la siguiente manera:

         • Manifiesta, que los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio son conforme a derecho.

         • Afirma, que las pruebas aportadas por el demandante no demuestran el uso de la marca denominativa TONY ROMA’S.

         iV. Competencia del Tribunal.

         El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son: los artículos 165 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior, se interpretarán de oficio las siguientes normas: los artículos 108, 109, 110, 111 y 117 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que fue solicitada la cancelación por no uso de la marca denominativa TONY ROMA’S.

   Asimismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 108

La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.

La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o...