PROCESO 103-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 103-IP-2008

Interpretación prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literales d), h) e i) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador.

Actor: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A.

Marca: “GALÁPAGOS + GRÁFICA”.

Expediente Interno N° 092-07-2.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los cuatro (4) días del mes de febrero del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Tribunal Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 28 de octubre de 2008.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A.

   La parte demandada la constituyen: EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES.

   El tercero interesado es: ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A.

2. Actos demandados

   La sociedad EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A., impugnó la Resolución Administrativa Nº 12413 de 4 de diciembre de 2002, expedida por el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), sustentada en la Resolución del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; a través de la cual concedió a la compañía ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A., el registro como marca del signo “GALÁPAGOS + GRÁFICA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   1. Los hechos:

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El 15 de julio de 1999, la compañía ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A. presentó la solicitud de registro como marca del signo “GALÁPAGOS + GRÁFICA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional No. 30.

2. Mediante Resolución Nº 978221 expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E), con fecha 30 de octubre de 2000 y notificada el 15 de noviembre del mismo año, se resuelve rechazar la observación presentada por la compañía COSTATRADING S.A. y denegar el registro del signo “GALÁPAGOS + GRÁFICA”. La compañía ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A. impugnó la resolución indicada.

3. Mediante Resolución No. 12413 de 4 de diciembre de 2002, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, otorgó a favor de la compañía ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A., el registro del signo “GALÁPAGOS + GRÁFICA”, de la Clase Internacional No. 30.

4. El 12 de enero de 2004, la demandante, EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFE S.A., solicitó al IEPI la anulación de la marca “GALÁPAGOS + GRÁFICA”.

5. El 12 de diciembre de 2005, la sociedad demandante planteó ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales, la acción de cancelación del registro de la marca “GALÁPAGOS + GRÁFICA”, por no uso comercial en los 3 años precedentes, la misma que se encuentra en trámite.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La compañía EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A. a través de apoderado, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la Resolución Nº 12413 de 4 de diciembre de 2002, (…), viola las normas de la Ley de Propiedad Intelectual, causando perjuicio moral, económico y comercial a EXPORTACIONES, IMPORTACIONES y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A.”.

      - “EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A., tiene una trayectoria desde hace más de 15 años en la producción de CAFÉ GALAPAGOS; desarrollo de la marca, promoción, comercialización, distribución, etc., tanto a nivel mundial como internacional, razón por la cual el registro de la marca GALAPÁGOS + GRÁFICA concedida a ELABORADOS DEL CAFÉ EL CAFÉ C.A., jamás debió haber sido otorgada, bajo ningún concepto por el IEPI”.

      - “EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A., es poseedora de la Hacienda El Cafetal, ubicada en la Isla San Cristóbal de Galápagos, por ello en el registro de la marca se incluyó la procedencia del producto que cultivamos y comercializamos, el proceso que hemos llevado a cabo para su elaboración, respetando las condiciones ambientales de las Islas Galápagos; de ahí que nuestro producto, identificado como un café Gourmet y Orgánico, ha sido ya reconocido a nivel mundial desde hace más de una década”.

      - “(…) la compañía ELCAFÉ C.A., careciendo de fundamento legal, pretende adueñarse de un nombre como “GALÁPAGOS”, para vender toda clase de productos, mucho (sic) de los cuales no son susceptibles de cultivo y producción en el suelo de las Islas Galápagos, induciendo a los consumidores, tanto nacionales como extranjeros, a la confusión (…)”.

      - Que se puede provocar confusión en el público consumidor al observar las marcas obtenidas por la sociedad INTERCAFÉ S.A. y las otorgadas a EL CAFÉ C.A., como a continuación se lo detalla:

      - Registro de marca obtenida por EXPORTACIONES, IMPORTACIONES y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A:

      CAFÉ DE LAS ISLAS GALÁPAGOS DE LAS MONTAÑAS DE LAS ISLAS ENCANTADAS

      de 12 de junio de 2001.

      DISEÑO GALÁPAGOS COFFEE

      , GALÁPAGOS COFFEE, From the mountains of the Enchated Islands, de 26 de mayo de 2003.

      - Registro de marca obtenida posteriormente por ELABORADOS DE CAFÉ. EL CAFÉ C.A.:

      GALÁPAGOS + GRÁFICA

      (En la gráfica subrepticiamente aparece el vocablo COFFEE) de 26 de mayo de 2003.

      - Que el registro concedido a la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A. “GALÁPAGOS + GRÁFICA”, no reúne los requisitos necesarios por constar en la parte frontal de un quelonio (tortuga o galápago), en la que aparece la palabra “COFFEE”, “lo cual no constituye un gráfico sino una palabra que debía constar en la parte denominativa de la marca (…), utilizando esta conducta impropia para inducir al engaño”.

      c) Contestaciones a la demanda

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), al contestar la demanda, en lo principal, manifiesta lo siguiente:

      - “a.-Niego, pura, simple y llanamente, los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada. b.- Alego expresamente la legitimidad el acto administrativo impugnado (…) c.- Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal (…) d.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar la actora (…) e.- Ratifico la legalidad y validez del acto administrativo contenido en las Resolución emitida por el Comité de Propiedad Intelectual (…)”.

      El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, al contestar la demanda, en lo principal, manifiesta lo siguiente:

      a.- Niego, pura, simple y llanamente, los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada. b.- Alego expresamente la legitimidad el acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente (...) c.- Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal (…). d.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar la actora (…) e.- Ratifico la legalidad y validez del acto administrativo contenido en la resolución Nº 12413-02 (…) f.- que se reproduzca todo lo que de autos me fuere favorable y las demás que me franquea la ley (…)

      .

   4. Tercero interesado

      La compañía ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A., considerada como tercero interesado en este proceso, contesta la demanda en los siguientes términos:

      - “(…) Alegamos expresamente la legitimidad y legalidad el acto administrativo contentivo en la Resolución Nº 12413 expedida por el Comité de Propiedad Intelectual (…)”.

      - “Alego que las marcas CAFÉ DE LAS ISLAS GALÁPAGOS, DE LAS MONTAÑAS DE LAS ISLAS ENCANTADAS y DISEÑO GALÁPAGOS COFFEE, tengan derechos prioritarios sobre las denominaciones: GALÁPAGOS y GALÁPAGOS + GRÁFICA solicitadas y registradas por mi representada para proteger los productos de las clases internacionales Nos. 30 y 31, respectivamente”.

      - “Niego que la empresa recurrente tenga una trayectoria de más de 15 años en la producción de café y peor que este producto haya sido identificado con la marca GALÁPAGOS como falsamente afirma en su demanda. Debo recordar a la actora que con fecha 12 de junio de 2001; es decir, hace apenas 7 años ilegalmente registra la marca CAFÉ DE LAS ISLAS GALÁPAGOS, DE LAS MONTAÑAS DE LAS ISLAS ENCANTADAS, lo cual contradice la verdad; pues, la marca GALÁPAGOS de la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A., fue solicitada en legal y debida forma el 10 de marzo de 1997, es decir, hace más de 11 años, por tanto mi representada tiene absoluta preferencia y derecho prioritario sobre cualquier otro registro (…)”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo...