PROCESO 125-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 125-IP-2008

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82, literal a), 83, literales b), d) y e), 84, y 128 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 172 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2004-0069. Actor: Sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. Marca: S SECURITY SYSTEMS (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 21 de enero de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Las partes.

      Demandante: SOCIEDAD SECURITY SYSTEMS LTDA. (nit 802.006.358.8).

      Demandados: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

      Tercero Interesado: SOCIEDAD SECURITY SYSTEMS LTDA. (NIT 830025104-7).

   2. DATOS RELEVANTES.

      1. Hechos.

         Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

         1. La sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. (Nit 830025104-7), solicitó en el año 1999 el depósito del nombre comercial SECURITY SYSTEMS para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

         2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 24463 del 29 de noviembre de 1999, resolvió depositar el nombre comercial SECURITY SYSTEMS.

         3. La sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. (Nit 830025104-7), solicitó el 26 de octubre de 1999 el registro como marca del signo S SECURITY SYSTEMS (mixto) para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud tramitada bajo el expediente administrativo N° 99 67452. La representación gráfica de la marca solicitada es la siguiente:

         4. Después de publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones.

         5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 11119 del 29 de mayo de 2000, resolvió conceder el registro como marca del signo mixto S SECURITY SYSTEMS.

         6. La sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. (Nit 802.006.358.8), interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos.

      2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

         La sociedad demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos:

         a. Aduce, que la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. (Nit 802.006.358.8), previamente ha usado el nombre comercial SECURITY SYSTEMS; por lo tanto, la marca mixta S SECURITY SYSTEMS carece de distintividad.

         2. Afirma, que el nombre comercial SECURITY SYSTEMS se ha venido usando de manera ininterrumpida desde el 23 de abril de 1992, para distinguir un establecimiento de comercio dedicado a actividades relacionadas con equipos y elementos para la vigilancia y seguridad privada. Dicho establecimiento comercial fue matriculado en la Cámara de Comercio de Barranquilla.

            c. Explica, que en el año de 1997 la sociedad SECURITY SYSTEMS E.U. actual SECURITY SYSTEMS LTDA. (Nit 802.006.358.8), adquirió el establecimiento identificado con el nombre SECURITY SYSTEMS.

         4. Sostiene, que el registro como marca del signo mixto S SECURITY SYSTEMS se realizó de manera ilegal, ya que la normativa comunitaria protege al nombre comercial desde su primer uso. Por lo tanto, es irregistrable como marca un signo idéntico o semejante a un nombre comercial protegido.

      3. La contestación de la demanda.

         1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

            La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su apoderado, contestó la demanda de la siguiente manera:

            • Argumenta, que dentro del trámite administrativo no se probó el uso técnico, efectivo y permanente del nombre comercial alegado, razón por la cual la Superintendencia desconocía la existencia del mismo y no podía entrar a protegerlo.

            • Agrega, que al momento de hacerse el respectivo análisis de registrabilidad, se encontró que el signo mixto S SECURITY SYSTEMS era perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica.

            • Sostiene, que las pruebas allegadas al proceso por parte de la demandante son insuficientes para probar el uso real, efectivo y continuo del nombre comercial alegado.

            • Argumenta, que dicho nombre comercial no tiene la calidad de notorio.

         2. Por parte del Tercero Interesado.

            El tercero interesado contestó la demanda de la siguiente manera:

            • Afirma, que el signo mixto S SECURITY SYSTEMS es perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica.

            • Aduce, que la sociedad demandante no depositó el nombre comercial y, además, tampoco se hizo presente en el trámite administrativo de registro del signo mixto S SECURITY SYSTEMS. Por lo tanto, la Superintendencia no podía saber de la existencia del supuesto nombre comercial y, en consecuencia, sus actos administrativos son conforme a derecho.

            • Agrega, que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó en debida forma la normativa comunitaria y siguió el procedimiento pertinente.

            • Sostiene, que el uso que la demandante le ha dado al nombre comercial SECURITY SYSTEMS es ilegítimo, ya que la sociedad demandante no podía ejercer actividades de vigilancia y seguridad privada sin los permisos requeridos por las normas vigentes.

            • Manifiesta, que la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. (Nit 830025104-7), sí ha usado de manera legal y continua su nombre comercial desde 1997.

            • Asegura, que la sociedad demandante realmente inició el uso del nombre comercial en el año 2001, fecha en la que se expidió la respectiva autorización o licencia de funcionamiento de su establecimiento comercial; en consecuencia, el uso anterior a dicha fecha es ilegítimo.

            • Explica, que la inscripción de un Establecimiento de Comercio no constituye titulo, ni prueba de la enseña o del nombre comercial.

            • Afirma, que el signo SECURITY SYSTEMS de propiedad de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. (Nit 830025104-7), es notoriamente conocido y, por lo tanto, goza de una protección especial.

            iV. Competencia del Tribunal.

            El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 134, 136, literal b), y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior, se interpretarán de oficio las siguientes normas: artículos 81, 82, literal a), 83, literales b), d) y e), 84, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que fue solicitado el registro como marca del signo mixto S SECURITY SYSTEMS.

   Asimismo, se interpretarán el párrafo cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

.

(…)

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error

;

(…)

4. Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

5. Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

   Esta disposición...