PROCESO 098-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 098-IP-2008

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; conforme a lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Proceso Interno: Nº 2548-96-M.P. Marca: “FIAMME” (etiqueta). Actor: PARFUMS ROCHAS.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil nueve.

VISTOS:

El Oficio Nº 717-TDCA-2S, de 04 de septiembre de 2008, recibido en este Tribunal el 09 de septiembre de 2008, mediante el cual la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 71 literales a), c), d), h) e i); 72 literales a) y e); 73 literal a) de la Decisión 313; así como, de los artículos 81, 82 literales d) y e), 83 literales a), d) y e); y el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2548-96-M.P.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 28 de octubre de 2008.

1. Las partes.

   Demandante: PARFUMS ROCHAS.

   Demandados: El Procurador General del Estado; el Director Nacional del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial; y, el Ministro de Industria, Comercio, Integración y Pesca.

   Tercero interesado: Jabonería Nacional S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   El 15 de octubre de 1991, JABONERÍA NACIONAL S.A. presenta la solicitud de registro del signo “FIAMME” para proteger productos amparados en la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El 22 de mayo de 1992, la sociedad PARFUMS ROCHAS, de nacionalidad francesa, presenta primera oposición argumentando ser propietaria de la marca “FEMME” en la misma Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Asimismo, Gloria Lievano Charry presenta segunda oposición ya que tiene solicitado el registro del signo “FIAMME” en la República de Colombia, el 09 de marzo de 1988, bajo los trámites Nos: 282.851, 282.852, 282.853, 282.855, 282.856, 282.857 y 282.858, para proteger productos comprendidos en la misma Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

   La Dirección Nacional de Propiedad Industrial a través de la Resolución Nº 347702, de 22 de enero de 1996, resuelve rechazar las dos oposiciones por ser improcedentes y ordena la concesión del título del registro del signo “FIAMME” a favor de JABONERÍA NACIONAL S.A.

   La Autoridad otorgó el registro del signo solicitado argumentando que, respecto de la primera oposición, la palabra “FEMME” constituye, en idioma francés, la traducción de la palabra “mujer”, que viene a ser un término genérico no susceptible de aprobación, tal como lo dispone el artículo 82 literal d) de la Decisión 344.

   Respecto de la segunda oposición, señala que la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313, se refiere a que los derechos de Propiedad Industrial concedidos válidamente en cualquiera de los Países Miembros con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Decisión, que versen sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez (10) años, gozarán del derecho preferente en el resto de los Países Miembros y por el término de un año, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Decisión, siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País Miembro donde se solicite dicho registro.

3. Fundamentos de la Demanda.

   PARFUMS ROCHAS manifiesta que el Director de Propiedad Industrial no se pronunció sobre el objeto de la litis, y se ha referido a aspectos no cuestionados como es la genericidad o no del término “FEMME”. Afirma que, se ha violado el derecho a impedir que un tercero registre y utilice un signo muy semejante al suyo para los mismos productos.

   Advierte que, el registro del signo “FIAMME” estaría legalizando la apropiación de un tercero, del esfuerzo publicitario y de la reconocida calidad y prestigio de la marca “FEMME”, de propiedad de PARFUMS ROCHAS desde el año 1968.

4. Contestación a la Demanda.

   El Procurador General del Estado, contesta la demanda proponiendo las siguientes excepciones: 1) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2) Improcedencia de la demanda por no reunir los requisitos previstos en los artículos 3 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por lo que no señala qué tipo de recurso interpone. 3) Falta de derecho del actor para proponer la demanda. 4) Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción.

   El Director Nacional del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, contesta la demanda proponiendo las siguientes excepciones: 1) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2) Alega la validez y legalidad de la resolución impugnada. 3) En relación a la primera oposición, la palabra “FEMME” constituye, en idioma francés, la traducción de la palabra “mujer” que según la legislación marcaria viene a ser un término genérico no susceptible de apropiación como lo dispone el artículo 82 literal d) de la Decisión 344.

   El Ministro de Industria, Comercio, Integración y Pesca, contestó la demanda de la siguiente forma: 1) Legalidad y validez de la resolución impugnada. 2) Negativa de los fundamentos de la demanda. 3) Interpretación Prejudicial previa. 4) Pide se acepten las excepciones y se rechace la demanda.

5. Argumentos del Tercero Interesado.

   JABONERÍA NACIONAL S.A. como tercer interesado contesta la demanda proponiendo las siguientes excepciones: 1) Ilegitimidad de personería pasiva ya que no se citó a los respectivos representantes legales de la compañía. 2) Negativa de los fundamentos de la demanda, argumentando que el registro del signo “FIAMME” es novedoso y suficientemente distintivo y no tiene relación alguna con el término “mujer” o su traducción francesa “femme”. 3) Legalidad y validez de la resolución impugnada. 4) Pide que se acepten las excepciones y se declare la nulidad, rechazando la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del Proceso Interno.

   Que, en el presente caso se ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los artículos 71 literales a), c), d), h), e i); 72 literales a) y e); 73 literal a) de la Decisión 313; así como, de los artículos 81, 82 literales d) y e), 83 literales a), d) y e); y el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, la solicitud de registro fue presentada en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por tal razón, de oficio, se interpretarán los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 85

   (...)

   Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

   (…)

   Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

   (…)

   f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

   (…)

   .

   DECISIÓN 486

   (…)

   Disposición Transitoria Primera

   Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

   En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

   Para el caso de procedimientos en...