PROCESO 117-IP-2008

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 117-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Interpretación, de oficio, del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador.

Actor: INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A.

Marca: EL CASTILLO + GRÁFICA (mixta).

Expediente Interno N° 9711-02- CSA.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los cuatro (4) días del mes de febrero del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Republica del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 21 de enero de 2009.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes

    La parte demandante es: INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A.

    La parte demandada la constituyen: EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES Y EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

    El tercero interesado es: ELABORADOS DE CARNE S.A. EDCA.

  3. Actos demandados

    La sociedad INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. solicita que se declare la nulidad de la “resolución administrativa: s/n de 16 de agosto de 2002, notificada en la misma fecha y emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, que niega la acción de nulidad interpuesta por mi mandante en contra del registro de marca No. DNPI-2773-99-IEPI del signo EL CASTILLO + GRÁFICA (mixta) de octubre 15 de 1999”, para proteger productos de la clase Nº 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

  4. Hechos relevantes

    1. Los hechos:

    Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

  5. El 15 de julio de 1996, la sociedad ELABORADOS DE CARNE S.A. EDCA presentó la solicitud de registro como marca del signo “EL CASTILLO + GRÁFICA” (mixto), para distinguir productos de la Clase Internacional Nº 29: “Salchichas, jamones, mortadelas y carnes”.

  6. El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término legal, el apoderado de la Industria Licorera Hispanoamericana ILSA presentó observación, argumentando el registro previo de la marca “CASTILLO BLANCO SI COMBINA”, que protege productos de la clase internacional Nº 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

  7. El 10 de agosto de 1999, en resolución Nº 972297 y notificada el 31 del mismo mes y año, el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechaza la observación presentada y concede el registro de la marca “EL CASTILLO + GRÁFICA” (mixta) a ELABORADOS DE CARNE S.A. EDCA, para proteger productos de la clase internacional 29.

  8. “A la fecha de concesión del mencionado registro, se encontraba vigente en la República del Ecuador”, la marca “CASTILLA” (denominativa) que protege productos comprendidos en la clase Nº 30: “Café, te, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo”.

  9. El 12 de noviembre de 2001, la sociedad INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A., presenta una acción de nulidad al registro de la marca “EL CASTILLO + GRÁFICA” (mixta), a través de un recurso extraordinario de revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, que después de avocar conocimiento de la demanda corrió traslado a ELABORADOS DE CARNE S.A. el 18 de abril de 2002 y concede el término de dos meses para que las partes presenten los alegatos y pruebas que corresponden.

  10. El 16 de agosto de 2002, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales resuelve rechazar “la nulidad interpuesta mediante resolución s/n”. (…) Por considerar “que la marca registrada “EL CASTILLO + GRÁFICA “(mixta) es distintiva y que por lo tanto cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley de Propiedad Intelectual (…)”.

    1. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A., a través de apoderado, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “A pesar de reconocer que los diseños gráficos de ambas marcas son distintitos (sic) se debe poner énfasis en que las denominaciones (el elemento denominativo) de las marcas es casi idéntico, y solo varía la vocal O de CASTILLO, en relación a la A de CASTILLA. Respecto de lo dicho, la doctrina y la jurisprudencia han establecido que en las marcas mixtas, a excepción de los casos con un elemento gráfico extremadamente fuerte, prevalece por regla general el elemento denominativo”.

      - “(…) se puede constatar que para el presente caso es irrelevante que las figuras de la (sic) marcas difieran, por que lo que se debe considerar de manera preponderante es el elemento denominativo de las mismas, más aún, cuando la gráfica de la marca EL CASTILLO + GRÁFICA es ideológicamente lo mismo que su denominación”.

      - Que el Comité expresó en su resolución que a pesar que los productos protegidos pertenecen a clases relacionadas (asociadas) no pueden llamar a engaño, “sostener lo dicho es contradictorio, ya que si se reconoce que los productos se asocian, justamente lo que se puede causar al consumidor es confusión. ¿Cómo hablar de productos relacionados o asociados y negar la posibilidad de confusión?”.

      - “El registro de EL CASTILLO + GRÁFICA se concedió en contravención de los artículos (…) de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, al igual que los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 (…) ya que la marca no es distintiva y contraviene los derechos previamente adquiridos por mi mandante (…) al ser muy similar a su marca registrada CASTILLA y al proteger productos relacionados, lo que puede causar confusión indirecta al consumidor”.

      c) Contestaciones a la demanda

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, al contestar la demanda, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y se ratifica en la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales, materia de la impugnación, al afirmar que guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

      El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contesta la demanda y opone las siguientes excepciones:

    2. Legalidad y validez de la resolución impugnada; b) Improcedencia de la acción; c) Negativa de los fundamentos de la demanda”.

      - Manifiesta, asimismo, que “Conocidos los elementos que integran las marcas, es obvio que ellas son singulares y no susceptibles de confusión, salvo las semejanzas de los sustantivos CASTILLO y CASTILLA, que también pierden importancia cuando son vistas dentro del conjunto de cada diseño o arte total”.

      - “(…) pese a pertenecer a clases asociadas, no pueden llamar al engaño, pues el público consumidor no va a comprar equivocadamente embutidos o carne por café u otra de las mercaderías señaladas con la otra marca”.

      - “Por lo tanto la marca impugnada reúne por ser distintiva los requisitos de registrabilidad exigidos en el Art. 134 de la Decisión 586 y no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en los Arts. 135 y 136 de la misma Decisión”.

      La Directora de Patrocinio, delegada del Procurador General del Estado, al contestar la demanda, manifiesta que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, y que por lo tanto, le corresponde en este tipo de juicios comparecer al representante legal de dicho órgano administrativo.

    3. Tercero interesado

      La sociedad ELABORADOS DE CARNE S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y manifiesta, principalmente:

      - “(…) en su momento la parte actora no presentó observación al registro de la referencia (…) una vez evacuada la etapa prevista (examen de fondo) se concedió el registro de la marca ‘EL CASTILLO + GRÁFICA’ a favor de mi representada”.

      - “(…) el señor Director Nacional de Propiedad Industrial al observar el cumplimiento de requisitos de fondo y forma en la obtención de dicho registro, concedió la inscripción de la marca mixta ‘EL CASTILLO + GRÁFICA’, en torno a los requisitos sustanciales necesarios”.

      - “(…) las marcas no pertenecen a la misma clase internacional. Si bien es cierto las marcas se encuentran asociadas, el género o especie es diferente”.

      - No existe similitud visual, gráfica ni fonética ni una conexión directa de los productos, por tanto no cabe la posibilidad de confusión por parte de un consumidor común y corriente.

      CONSIDERANDO:

  11. Competencia del Tribunal

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

    Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para...

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