PROCESO 112-IP-2008

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 112-IP-2008

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5 y 16 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2004-0002. Actor: Sociedad ELI LILLY AND COMPANY Patente: “SOLUCIONES TERIPARATIDAS ESTABILIZADAS”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 3 de diciembre de 2008.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes.

    Demandante: Sociedad ELI LILLY AND COMPANY.

    Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

  3. DATOS RELEVANTES.

    1. Hechos.

      1. La sociedad ELI LILLY AND COMPANY, solicitó el 7 de diciembre de 1998 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el otorgamiento de la patente de invención titulada “SOLUCIONES TERIPARATIDAS ESTABILIZADAS”. A esta solicitud le correspondió el expediente administrativo N° 98072832.

      2. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 10522 del 25 de abril de 2003, decidió negar la patente de invención solicitada.

      3. La sociedad ELI LILLY AND COMPANY, presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

      4. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 22839 del 19 de agosto de 2003, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      5. La sociedad ELI LILLY AND COMPANY, mediante escrito del 14 de enero de 2004, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos.

    2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora manifiesta que se violaron los artículos 14, 18 y 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como el artículo 27 del ADPIC, por las siguientes razones:

      1. Asegura, que el objeto de la solicitud de patente cumple con todos los requisitos de patentabilidad exigidos por la normativa comunitaria, es decir, que la invención contenida en él es novedosa, posee nivel inventivo y aplicación industrial.

      2. Afirma, que la Superintendencia de Industria y Comercio no consideró las ventajas sustanciales obtenidas mediante la invención denegada, sus características específicas, ni el aporte que la misma proporcionaba al estado de la técnica. No se tuvo en cuenta que ya no es necesario pasar por el proceso de secado por congelación o liofilización[1] para obtener composición farmacéutica líquida estable de la hormona PTH, la cual puede ser usada de manera inmediata por el paciente en forma de solución.

      3. Argumenta, que las referencias que existían en el estado de la técnica revelaban un objeto claramente diferente y, por lo tanto, el estudio de patentabilidad realizado se basó en un procedimiento no soportado en los parámetros establecidos en el artículo 18 de la Decisión 486.

      4. Sostiene, que la Superintendencia aplicó mal el artículo 21 de la Decisión 486, ya que las reivindicaciones 2 a 6 se refieren a una composición farmacéutica en solución y no al patentamiento de un segundo uso. El uso que se predica de la invención denegada, es el mismo que se ha venido dando en relación con las composiciones liofilizadas.

      5. Explica, que el análisis de patentabilidad realizado no fue llevado a cabo con parámetros objetivos y, en consecuencia, el objeto reivindicado no fue correctamente interpretado por el examinador de la solicitud de patente.

      6. Agrega, que la solicitud denegada ha recibido el privilegio de patente de invención en Perú y en otros países, lo que configuraría un indicio de que la invención cumple con todos los requisitos de patentabilidad.

      7. Aduce, que se violó el artículo 27 del ADPIC, ya que éste recoge los mismos conceptos establecidos en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

      En este sentido sostiene, que la Decisión 486 fue adoptada con el propósito claro de armonizar las disposiciones comunitarias al ADPIC y, por lo tanto, la interpretación de dicha normativa comunitaria debe hacerse a la luz del mencionado acuerdo.

    3. La contestación de la demanda.

      la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, contestó la demanda con los siguientes argumentos:

      1. Sostiene, que el objeto de la solicitud de patente se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Las anterioridades WO 95/17207 (D1) y EP0302772 (D2) son prueba de lo anotado, ya que los elementos que constituyen el objeto de la solicitud en estudio son exactamente los mismos que se encuentran en dichas anterioridades.

      2. Argumenta, que en relación con la anterioridad D1 el solicitante no ha hecho ninguna adición o cambio. Es claro que la composición es la misma y que ella siempre ha poseído la propiedad de ser estable en el tiempo y a la temperatura a la que la descubrió el solicitante; por lo tanto, lo que se hace en la solicitud de patente es reportar esa virtud intrínseca de la mencionada composición y no añade nada nuevo.

        Además, anota que no hay ninguna mención en la anterioridad D1 que indique que dicha formulación en solución no fuera estable antes del proceso de liofilización o secado por congelamiento.

        De conformidad con lo anterior, manifiesta que las reivindicaciones 1 a 15 de la solicitud en estudio no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      3. Aduce, que para la Superintendencia de Industria y Comercio es claro que el objeto de la patente no es el uso sino los productos y procedimientos. En este sentido se debe entender el artículo 21 de la Decisión 486.

      4. Afirma, que no se violó el ADPIC. El patentamiento de segundos usos no es obligatorio de conformidad con la interpretación del artículo 27.1 del ADPIC, a la luz de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

        iV. Competencia del Tribunal.

        El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

  4. Normas a ser interpretadas.

    Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 14, 18 y 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    No obstante lo anterior, se interpretarán de oficio los artículos 1, 2, 4, 5 y 16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó la patente de invención “SOLUCIONES TERIPARATIDAS ESTABILIZADAS”.

    Asimismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

    Decisión 344

    (…)

Artículo 1

Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial

.

Artículo 2

Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se...

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