PROCESO 115-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 115-IP-2008

Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134, 143, 147 y 159 del mismo cuerpo legal; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “CALVO” (mixta). Actor: LUIS CALVO SANZ S.A. Expediente Interno: Nº 2004-00070.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de enero del año dos mil nueve.

VISTOS:

El Oficio Nº 1873, de 07 de octubre de 2008, recibido en este Tribunal el 20 de octubre de 2008, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2004-00070.

1. Las Partes.

   Demandante: LUIS CALVO SANZ S.A.

   Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Terceros interesados: Las sociedades CALVO GROWERS INCORPORATED y UNILEVER N.V.

2. Determinación de los hechos relevantes:

1. Hechos:

   El 16 de agosto de 2002, la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. presentó solicitud de registro del signo “CALVO” (mixto) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, adjuntando a la solicitud, un acuerdo de coexistencia entre las sociedades LUIS CALVO SANZ S.A. y UNILEVER N.V.

   El 02 de octubre de 2002, la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. presentó modificación de la solicitud del registro del signo “CALVO” (mixto), para limitar los productos a: pescado, conservas de pescado y derivados, productos comprendidos dentro de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El 13 de diciembre de 2002, la sociedad CALAVO GROWERS INCORPORATED presentó oposición al registro del signo “CALVO” (mixto), basándose en los registros de:

   • El signo “CALAVO” que se tramita en la República de Colombia, bajo el expediente Nº 02-11599; para amparar productos de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y,

   • La marca registrada “CALAVO”, inscrita con título Nº 70171-F, en la República de Venezuela, vigente hasta el 22 de agosto de 2012, para amparar productos de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El 27 mayo de 2003, la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. respondió a la oposición fundamentando que, entre los signos confrontados existen diferencias tanto sustanciales como conceptuales que les permiten coexistir en el mercado.

   El 25 de junio de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 016893 por medio de la cual se declaró infundada la oposición y, de oficio, se denegó el registro del signo “CALVO” (mixto) solicitado por la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A., por considerar que existen similitudes entre el signo solicitado y la marca registrada “CALVE” (denominativa) de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita a favor de UNILEVER N.V.

   El 01 de agosto de 2003, la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. interpuso recurso de reposición y de apelación en contra de la Resolución Nº 016893, de 25 de junio de 2003, fundamentando que, entre la sociedad UNILEVER N.V. propietaria de la marca registrada “CALVE” (denominativa) y LUIS CALVO SANZ S.A., existía un acuerdo previo en donde expusieron su voluntad de coexistir pacíficamente en el mercado y, asimismo, aseguró que el signo solicitado “CALVO” (mixto) y la marca registrada “CALVE” (denominativa), son conceptualmente distintas.

   El 28 de agosto de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 023853, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, el mismo que confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 016893, de 25 de junio de 2003.

   El 19 de septiembre de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 026417, donde consideró que: “Si bien existe un acuerdo entre las sociedades LUIS CALVO SANZ S.A. y UNILEVER N.V., el mismo no resulta procedente para el presente caso, por tal razón, se resuelve confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 016893, de 25 de junio de 2003”.

   El 16 de febrero de 2004, la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos de la Superintendencia de Industria y Comercio, pretendiendo que se declare nulo el artículo segundo de la Resolución Nº 016893, de 25 de junio de 2003; así como también, se declaren nulas las Resoluciones Nos: 023853, de 28 de agosto de 2003 y, 026417, de 19 de septiembre de 2003; además solicita se ordene el registro del signo solicitado “CALVO” ( mixto) para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de LUIS CALVO SANZ S.A.

   El 20 de mayo de 2004, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, admitió a trámite la demanda.

   2.2. Fundamentos de la Demanda:

   La sociedad LUIS CALVO SANZ S.A. fundamenta la demanda en los siguientes términos:

   • Manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por errónea interpretación del artículo mencionado.

   • Afirma que existe falta de motivación de los actos acusados, ya que si bien es cierto que el signo solicitado y la marca registrada comparten varias letras, no es menos cierto que el signo solicitado “CALVO” (mixto) evoca la idea de una persona carente de cabello, mientras que “CALVE” (denominativa) es de fantasía, es decir, que no tiene ningún significado conceptual, por lo que, son completamente diferentes.

   • Argumenta, violación al principio de autonomía de voluntad privada, al no reconocer el acuerdo de coexistencia marcaria entre la sociedad UNILEVER N.V. y LUIS CALVO SANZ S.A., por considerar que el acuerdo de coexistencia marcaria vulnera los derechos de la marca registrada “CALVE” (denominativa) de la sociedad UNILEVER N.V.

   2.3. Contestación a la demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda en los siguientes términos:

   • Que, no se tenga en cuenta las pretensiones y condenas de la sociedad LUIS CALVO SANZ S.A.

   • Que, conforme a la normativa se dio cumplimiento al trámite legal dentro del cual, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de oficio, encontró el registro de la marca “CALVE” (denominativa) con Título Nº 129017, vigente hasta el 28 de septiembre de 2004, a nombre de la sociedad UNILEVER N.V., para amparar productos de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   • Que, el signo solicitado “CALVO” (mixto) no resulta distintivo, ya que al efectuar la revisión en conjunto del signo solicitado y la marca registrada, es evidente la similitud que existe en los aspectos: visual, gráfico y fonético.

   • Afirma que, existe identidad de finalidades por lo que el consumidor puede incurrir en error, puesto que ambos pretenden distinguir productos de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   • Concluyó manifestando que, no actuó en contradicción con las disposiciones legales, puesto que su función es proteger al consumidor de posibles confusiones que le puedan perjudicar.

   Las sociedades CALVO GROWERS INCORPORATED y UNILEVER N.V., en calidad de terceras interesadas no contestaron la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

   Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, la solicitud de registro del signo “CALVO” (mixto) fue presentada el 16 de agosto de 2002, en vigencia de la Decisión 486, por lo que se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y, de oficio, se interpretarán los artículos 134, 143, 147 y 159 de la misma Decisión.

   Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   c) los sonidos y los olores;

   d) las letras y los números;

   e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

   f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

   g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier...