PROCESO 108-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 108-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 84 y 107 de la misma Decisión. Marca: WINNER. Actor: KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A. Proceso interno Nº 177-00-MC.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, por intermedio de su Presidenta Ministra-Juez doctora Patricia Vintimilla Navarrete relativa a los artículos 81, 82, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 177-00-MC;

El auto de 28 de octubre de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A.

Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y Director Nacional de Propiedad Industrial.

Tercero interesado: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

b) Hechos relevantes

De conformidad con los hechos descritos por el consultante se tiene:

1. El 17 de abril de 1998, BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, solicitó el registro como marca del signo WINNER, para identificar exclusivamente “preparaciones para matar las malas hierbas y destruir animales dañinos, insecticidas, herbicidas, fungicidas” productos comprendidos en la Clase 5. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 399 de abril de 1998.

2. La sociedad MIMO S.A. presentó primera observación sobre la base de sus marcas WINNER, WINNER Y LOGOTIPO y WINNER EL PAÑAL DE CADA DÍA, registradas para la Clase 16; la sociedad TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR TADEC CIA. LTDA. presentó segunda observación fundamentándose en el registro de su marca WINNER CHOICE registrada para productos de la Clase 31; la sociedad WIENER LABORATORIOS S.A.I.C. presentó tercera observación sobre la base de su marca WIENER LAB registrada en la Clase 5; y, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. presentó cuarta observación con fundamento en el registro de sus marcas WINNY registradas en las Clases 3, 5, 16 y 25.

3. Por Resolución Nº 976103 de 18 de febrero de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) decidió “Rechazar la primera y cuarta observación planteada y conceder el (…) registro de la marca de fábrica ‘WINNER’, única y exclusivamente para ‘insecticidas’ (…)”, sobre la segunda y la tercera observación la Resolución dice que: “aprobó los acuerdos transaccionales que (sic) llegaron las partes: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT con TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR TADEC CIA. LTDA. y WIENER LABORATORIOS S.A.I.C.

4. Contra esta Resolución la sociedad MIMO S.A. presentó acción subjetiva o de plena jurisdicción.

   c) Fundamentos jurídicos de la demanda

   La actora manifiesta en su demanda que:

1. Sus marcas WINNER, WINNER Y LOGOTIPO y WINNER EL PAÑAL DE CADA DÍA “han alcanzado fama y notoriedad (…)”.

2. “La marca WINNER constituye un signo que carece de toda perceptibilidad, distinción y no es susceptible de representación gráfica (…)”.

3. El signo registrado WINNER es idéntico a sus marcas ya registradas “por lo cual la coexistencia de las marcas en controversia indudablemente induciría a confusión directa e indirecta al público consumidor sobre la procedencia de los productos identificados con dicha denominación” y agrega que es inaceptable la coexistencia ya que una marca está registrada “para matar insectos y la otra, la de mi representada, para pañales desechables para cuidado e higiene infantil”.

4. “Entre las marcas existe ‘extremada semejanza auditiva, fonética, visual’ por lo que su coexistencia ocasionaría error o confusión para el público consumidor”.

5. Que el signo solicitado “es una reproducción a la marca WINNER de propiedad de mi representada MIMO S.A.”.

   d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contestó la demanda diciendo: “a.- Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda (…). B.- ratifico la resolución no 976103 (…) por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente. C.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda, diciendo: “a.- NIEGO, PURA, SIMPLE Y LLANAMENTE los fundamentos de hecho y derecho de la demanda (…). b.- IMPUGNO desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. c.- LEGALIDAD Y TOTAL VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA (…)”.

   BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda y manifiesta que.

1. “(…) el actor jamás demostró la notoriedad de sus marcas (…) por lo que no tiene ningún fundamento su argumento de ilegalidad de la resolución que rechazó la oposición de MIMO S.A.”.

2. “(…) que entre las marcas en conflicto NO puede existir jamás conexión competitiva, porque los productos son distribuidos a través de diferentes canales de comercialización (…) por lo que el consumidor medio, por más distraído que fuera, no podrá jamás equivocarse al escoger un insecticida con un artículo de higiene para niños”.

3. Plantea las siguientes excepciones: “1. Niego de manera pura y simple los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. 2. Alego que la resolución impugnada fue expedida conforme a derecho. 3. Niego que la marca de la firma actora sea notoriamente conocida. 4. Alego que los productos protegidos por las marcas en conflicto son de distinta naturaleza y están encasillados en diferente Clase Internacional. 5. Niego que las marcas puedan causar confusión entre el público consumidor debido a lo inconfundible de los productos”.

   CONSIDERANDO:

   Que las normas contenidas en los artículos 81, 82, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la solicitud de registro como marca del signo WINNER se presentó el 17 de abril de 1998, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 81, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344, no se interpretarán los artículos 82 y 95 de la misma Decisión por no ser aplicables al caso y, de oficio, se interpretarán los artículos 84 y 107 de la Decisión 344; y,

   Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

   Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

   (…)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

   Esta disposición no...