PROCESO 089-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 089-IP-2008

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 13 literal d) y 17 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Patente de invención para NUEVA FORMA DE LA SAL DEL ÁCIDO MALEICO DE 5-[4-[2-(N-METIL-N-(2-PIRIDIL)AMINO)-ETOXI]BENCIL]TIAZOLIDIN-2, 4-DIONA. Actor: sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. Proceso interno Nº 911-2008.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 19 días del mes de noviembre del año dos mil ocho.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente Doctor Jacinto Julio Rodríguez Mendoza relativa a los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 911-2008;

El auto del 2 de octubre de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: SMITHKLINE BEECHAM P.L.C.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI.

b) Hechos

El 16 de diciembre de 1998, SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. solicitó a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías patente de invención para NUEVA FORMA DE LA SAL DEL ÁCIDO MALEICO DE 5-[4-[2-(N-METIL-N-(2-PIRIDIL)AMINO)-ETOXI] BENCIL]TIAZOLIDIN-2, 4-DIONA.

Por Resolución Nº 457-2003/OIN-INDECOPI, de 23 de abril de 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías resolvió: “DENEGAR lo solicitado por SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. de Reino Unido (…)”. Contra dicha Resolución SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 1383-2003/TPI-INDECOPI, de 5 de diciembre de 2003, decidió: “CONFIRMAR la Resolución Nº 457-2003/OIN-INDECOPI (…) y en consecuencia, DENEGAR la patente de invención (…) solicitada (…)” argumentando que “por falta de claridad de las reivindicaciones, la solicitud no cumple con los requisitos de claridad y concisión exigidos por el artículo 30 de la Decisión 486”.

SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. interpuso demanda contencioso administrativa, contra la Resolución 1383-2003/TPI-INDECOPI, la cual fue resuelta por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que por Resolución número Siete, de 7 de noviembre de 2006, declaró “INFUNDADA la demanda (…)”. Contra dicha sentencia, la actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que por providencia de 30 de enero de 2008 confirmó “la sentencia apelada (…) que declara Infundada la demanda (…)”.

Contra esta sentencia, la actora interpuso recurso de casación el cual es conocido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, la que por providencia de 20 de mayo de 2008, manifestó que “(…) resulta necesario suspender el procedimiento del presente proceso judicial (…) a efectos de solicitar el informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. en su escrito de demanda respecto a la falta de claridad de la reivindicación 1, argumentada en la Resolución impugnada, dice que “La reivindicación proporciona el significado a través del cual una tercera persona pueda valorar si una muestra específica es una infracción de la patente reivindicada. En otras palabras, por la combinación de las datas (i) y (ii), o (i) y (iii), o (i) y (iv) o (i) y (v) es posible valorar si es que una muestra desconocida y el compuesto de la invención son iguales o distintos. Esto se puede realizar mediante el uso de la data (ii) a (v), sin tener que deducir necesariamente la estructura molecular del compuesto de la reivindicación 1 y la muestra desconocida. En esencia, los ítems de la data espectral (i) a (v) proporcionan una ‘huella’ mediante la cual el compuesto puede ser identificado. Cada ítem separado de la data espectral (ii) a (v), es individualmente capaz de proporcionar una ‘huella’. La recurrente ha escogido brindar más de un método de ‘huellas’, para permitir a terceras personas llevar a cabo una caracterización a través de cualquier técnica, la que sea más apropiada para cada circunstancia” y que “el tema en la presente invención no se encuentra determinado por la estructura, sino por proporcionar la característica espectral de una ‘huella’ mediante la cual el compuesto puede ser únicamente identificado” por lo que “la recurrente sostiene que la reivindicación 1 es clara tal cual está redactada debido a que define el compuesto mediante técnicas alternativas, que pueden ser utilizadas para determinar si otra muestra es igual o no a la del compuesto de la reivindicación 1”.

Sobre la falta de novedad y del nivel inventivo en la invención debido a la existencia del documento D1 referido a la Patente WO 94/05659 A, después de hacer un análisis técnico, dice “El documento D1 no enseña a la persona versada en la materia a predecir que nuestro hidrato podrá ser obtenido en una forma estable y cristalina y por lo tanto útil para su fabricación a escala industrial. En consecuencia, la invención no carece de nivel inventivo”.

Finalmente manifiesta que “se puede concluir que la presente invención cumple con el requisito de claridad, nivel inventivo y novedad, por lo que consideramos se debe otorgar la solicitud de patente (…)”

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El INDECOPI en su escrito de contestación manifiesta que el proceso versa sobre la claridad de las reivindicaciones y no así sobre la novedad ni el nivel inventivo de la solicitud de la patente. Argumenta que en los tres informes técnicos presentados por los examinadores de patentes se revela “la inexistencia de claridad y precisión suficientes en las reivindicaciones”, además se explica que para la expedición de estos informes se solicitó a la actora la modificación de las reivindicaciones.

Sostiene que “existiendo para los solicitantes de patentes, la obligación de presentar reivindicaciones claras y concisas, el solicitante no logró satisfacer esta obligación legal, durante la tramitación del expediente en sede administrativa” y que ahora “intenta, cual si se tratara de una tercera instancia, contar con más tiempo para seguir ajustando sus Reivindicaciones con el fin de obtener el resultado no obtenido ante la Autoridad Competente” ya que la oportunidad para presentar las reivindicaciones claras y precisas es el momento de la presentación de dichas reivindicaciones con la solicitud de patente.

Concluye diciendo que “los argumentos vertidos por la demandante carecen de absoluto sustento, puesto que las reivindicaciones de su solicitud se encontraban privadas de claridad suficiente para que un experto en la materia (…) pudiera determinar los alcances del objeto de protección de la patente, no sólo por el excesivo número y complejidad de éstas, sino por la falta de precisión de las mismas, deviniendo en infunda (sic) la demanda en todos sus extremos”.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con...