PROCESO 094-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 094-IP-2008

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Actor: SYNAPSIS S.A.

Marca: “SYNAPSE”.

Expediente Interno N° 455-2008

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de octubre del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 26 de septiembre de 2008.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: SYNAPSIS S.A.

   La parte demandada la constituye: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, EL PROCURADOR ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

   El tercero interesado es: PAGEMART WIRELESS INC.

2. Acto demandado

   La sociedad SYNAPSIS S.A. impugnó la Resolución Administrativa N° 945-1999/TPI-INDECOPI de 26 de julio de 1999, expedida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, a través de la cual se revocó la Resolución No. 2420-1999/OSD-INDECOPI de fecha 8 de marzo de 1999 y, en consecuencia, resolvió otorgar el registro de la marca de producto “SYNAPSE”, solicitada por la sociedad PAGEMART WIRELESS INC. para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

      - Con fecha 3 de septiembre de 1998, la sociedad estadounidense PAGEMART WIRELESS INC. solicitó el registro del signo “SYNAPSE” para distinguir dispositivos para los servicios de alerta de mensajes, sistema de búsqueda y comunicación personal para uso con otros dispositivos electrónicos móviles o portátiles; y equipos, software y accesorios permanentes relacionados con la activación y uso de tales dispositivos para los servicios de alerta de mensajes, activación de búsqueda y comunicación personal, productos comprendidos en la clase 9 de la nomenclatura oficial, reivindicando prioridad en base a su solicitud No. 75/443,536 presentada en los Estados Unidos de América con fecha 3 de marzo de 1998.

      - El 26 de noviembre de 1998, la sociedad chilena SYNAPSIS S.A. formuló observación manifestando que el signo solicitado es confundible con su marca registrada “SYNAPSIS” que distingue productos de la clase 9.

      - El 8 de marzo de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, expidió la Resolución No. 2420-1999/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada la observación formulada y denegó el registro del signo solicitado.

      - El 31 de marzo de 1999, PAGEMART WIRELESS INC. interpuso recurso de apelación.

      - El 26 de julio de 1999, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual expidió la Resolución No. 945-1999/TPI-INDECOPI a través de la cual decidió revocar la Resolución No. 2420-1999/OSD-INDECOPI de fecha 8 de marzo de 1999 y, en consecuencia, otorgar el registro de la marca de producto “SYNAPSE” solicitado por PAGEMART WIRELESS INC.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad SYNAPSIS S.A., a través de apoderado, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Existe vinculación y conexión competitiva entre las marcas en conflicto, pues la marca registrada SYNAPSIS distingue todos los productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, en tanto que la marca solicitada SYNAPSE distingue productos de la misma clase 9, lo que significa que las marcas en conflicto pertenecen a un mismo sector industrial y comercial, por lo que existe una estrecha vinculación y conexión competitiva.

      - El signo solicitado mantiene una identidad en la estructura morfológica con la marca registrada, dado que ambos están compuestos por 3 sílabas y coinciden en forma parcial en la 3ra sílaba y que desde el punto de vista fonético tienen una idéntica secuencia sonora.

      c) Contestaciones a la demanda

      El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Internacionales al contestar la demanda, manifiesta lo siguiente:

      - “(…) en el presente caso, se determinó en cuanto a la naturaleza de los productos que distinguen los signos en cuestión, que son distintas, ya que el signo solicitado pretende distinguir dispositivos para los servicios de alerta de mensajes, sistema de búsqueda y comunicación personal para uso con otros dispositivos electrónicos móviles o portátiles; y equipos, software y accesorios permanentes relacionados con la activación y uso de tales dispositivos para los servicios de alerta de mensajes, sistema de búsqueda y comunicación personal de la clase No. 09 de la N.O., mientras que la marca registrada distingue principalmente aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (incluso la radio), fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de control, de enseñanzas; máquinas parlantes; cajas registradoras, máquinas de calcular y aparatos extintores de la clase 09 de la N.O.”.

      - “Respecto a la finalidad, también quedó establecido que es diferente en ambos casos, puesto que los instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos sirven básicamente para medir ciertos parámetros físicos y geográficos, para la enseñanza y la investigación y tendrá distintos usos de acuerdo a la ciencia y al objeto a que se apliquen, en este sentido están dirigidos a un consumidor muy especializado (geógrafos, ingenieros, científicos en general); en tanto que, los productos que pretende distinguir el signo solicitado constituyen productos relacionados con la comunicación”.

      - “En cuanto a los canales de comercialización, los productos que distinguen ambos signos también son diferentes, debido a la diferente tecnología y equipos de producción que se requiere en cada área, la expansión de un campo al otro, por tanto es de suponer que el titular de la marca registrada no va a expandir sus actividades al de la comunicación”.

      El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI contesta la demanda alegando principalmente lo siguiente:

      - “(…) no basta la mera similitud o semejanza para denegar el registro de una marca. Se requiere además de una condición adicional imprescindible: que esa semejanza sea a tal grado que confunda a los consumidores. Lo que se protege finalmente, es al consumidor, quien en virtud a dicha confusión podría realizar elecciones de consumo que eventualmente pueden perjudicar sus intereses”.

      - “La racionalidad de analizar un signo en su conjunto y no de manera fragmentada (…) radica en que, debido a su naturaleza, los signos son siempre apreciados en conjunto por los consumidores y nunca en función a los vocablos que lo componen. Por esta razón, el primer análisis de registrabilidad del signo a fin de determinar si éste goza o no de la suficiente distintividad para ser registrado como marca, debe partir por examinar si dicha aptitud se desprende de una apreciación integral y conjunta del signo y no de un análisis sesgado o fragmentado del mismo”.

      - “(…) dada la naturaleza de los productos que distinguen los signos en cuestión, y teniendo en cuenta que –en su mayoría- se trata de productos que se seleccionan de acuerdo a criterios técnicos especializados, resulta razonable asumir que se prestará un alto grado de atención al momento de ser adquiridos”.

      - “(…) existe una semejanza fonética, gráfica y conceptual de los signos, pero esto no basta si es que además, no existe conexión o vinculación competitiva entre ambas marcas, lo que determina que no existe riesgo de confusión al público consumidor respecto al origen empresarial”.

   4. Tercero interesado

      No consta en los documentos que se acompañan a la solicitud, que la sociedad PAGEMART WIRELESS INC., considerada como tercero interesado en esta causa, haya dado contestación a la demanda.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 26 de septiembre de 2008.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas

   La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal estima que no procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la...