PROCESO 086-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 086-IP-2008

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal a) y 224 de la misma Decisión. Marca: CRISTALDENT. Actor: sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Proceso interno Nº 813-2008.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 7 días del mes de octubre del año dos mil ocho.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente Doctor Jacinto Julio Rodríguez Mendoza, relativa al artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 813-2008;

El auto de 29 de julio de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI.

Tercero interesado: DROGUERÍA LOS ANDES S.A.

b) Hechos

El 21 de enero de 2002, DROGUERÍA LOS ANDES S.A. solicitó el registro como marca del signo CRISTALDENT, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad Unión de Cervecerías Peruanas Bakus y Johnston S.A.A. (Perú) formuló oposición sobre la base de su marca notoria CRISTAL y CRISTAL (mixta) registrada para distinguir productos de la Clase 32.

Por Resolución Nº 010400-2003/OSD-INDECOPI, de 3 de septiembre de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió: “Declarar INFUNDADA la oposición formulada por UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. de Perú, e INSCRIBIR (…) a favor de DROGUERÍA LOS ANDES S.A., de Perú, la marca de producto constituida por la denominación CRISTALDENT, para distinguir productos farmacéuticos en general de la clase 5 de la Clasificación Internacional (…)”.

Contra dicha Resolución, la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 1299-2004/TPI-INDECOPI, de 19 de noviembre de 2003, decidió: “CONFIRMAR la Resolución Nº 10400-2003/OSD-INDECOPI (…) y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto CRISTALDENT (…)”.

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas. Por Resolución número diecisiete de 7 de agosto de 2006, la Primera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “INFUNDADA (…) la demanda (…)”. Contra dicha Providencia la actora interpuso recurso de apelación, este recurso fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que decidió confirmar “la sentencia apelada (…) que declara infundada la demanda (…)”.

La actora interpuso recurso de casación contra la sentencia mencionada. Por providencia de 12 de mayo de 2008 la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú manifestó que “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486; y, cuál es la debida aplicación de éste dispositivo al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda interpuesta por la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

La actora fundamenta su demanda diciendo que “la marca CRISTAL es notoriamente conocida (…)” y que dicha notoriedad ha sido reconocida por el INDECOPI en otras resoluciones. Añade que la marca CRISTAL “es merecedora de protección del fenómeno de dilución debido a que de accederse al registro de marcas idénticos (sic) o similares –aún cuando distinga productos o servicios distintos- corre el riesgo de diluirse (…) la fuerza distintiva de la marca notoria se desvanecerá y su potencia publicitaria se disminuirá (…) siendo CRISTAL una marca notoria, es procedente su protección frente al riesgo de dilución que se daría por el uso de la marca CRISTALDENT, que tiene como su principal elemento distintivo la palabra CRISTAL”.

Sostiene que “La marca CRISTALDENT cuyo registro se solicita constituye una transcripción parcial de la marca notoriamente conocida CRISTAL” por lo que se le debería aplicar lo dispuesto en el artículo 130 literal d) del Decreto Legislativo 823. Respecto a que los productos que distinguen los signos en conflicto se encuentran en diferentes clases, lo cual no causaría riesgo de confusión ni de dilución, la actora dice que “cuando la notoriedad es tal como la alcanzada por la marca CRISTAL no se requiere que exista identidad o similitud a nivel de los productos o servicios que van a distinguir, sino que bastará con que el signo solicitado sea la reproducción, imitación, traducción o transcripción parcial o total (aún cuando los productos o servicios sean totalmente disímiles) para que se deniegue el registro de una nueva marca”.

Argumenta que “la notoriedad de la marca CRISTAL no sólo se sitúa entre los consumidores de cerveza, sino también entre aquellos pertenecientes a otros mercados, por que no puede cuestionarse el alcance de su notoriedad que da lugar a la aplicación de la excepción al principio de especialidad que la misma merece”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

El INDECOPI contesta la demanda diciendo que “en ningún momento ha puesto en discusión la condición de notoria de la marca CRISTAL (…)” y que las resoluciones emitidas por el INDECOPI en otros casos similares no constituye “jurisprudencia de carácter vinculante que haya debido obligar a la autoridad administrativa a resolver en el caso que nos ocupa de la misma manera”. Dice que la...