PROCESO 063-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 063-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e), 84 y 93 del mismo cuerpo legal, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ. Marca figurativa: “LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO”. Proceso Interno: Nº 00380-2001.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 2 días del mes octubre del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 16 de julio de 2008.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes:

   Demandante: MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA.

2. datos RELEVANTES:

   2.1. Hechos:

   El 01 de marzo de 2000, el señor MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo constituido por “la figura de una torre característica dentro de un círculo” para distinguir productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El 07 de junio de 2000, el señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA presentó observaciones en base a: a). La marca BODY GEAR PETROLERO (mixta) de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza registrada en Colombia; b). La solicitud anterior del signo figurativo “TORRE DE PETRÓLEO” presentada en Colombia con anterioridad el día 31 de diciembre de 1999 en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y, c). La marca constituida por la denominación BODY GEAR PETROLERO registrada en el Ecuador en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Mediante Resolución Nº 24402, de 29 de septiembre de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declara fundada la observación presentada y, en consecuencia, deniega el registro del signo solicitado constituido por “la figura de una torre característica dentro de un círculo”.

   El solicitante MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución Nº 24402, de 29 de septiembre de 2000, resuelta mediante Resolución Nº 00371, la cual confirmó la anterior y concedió el recurso de apelación, resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual a través de la Resolución Nº 21717, de 29 de junio de 2001, confirma las resoluciones administrativas anteriores, quedando agotada la vía gubernativa.

2. Fundamentos de la Demanda:

   El demandante MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ considera que, con las resoluciones impugnadas, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que el signo solicitado constituido por “la figura de una torre característica dentro de un círculo”, tiene la capacidad intrínseca y extrínseca para ser considerado como marca.

   Es importante señalar que, el signo solicitado no se encuentra acompañado por ninguna palabra o conjunto de palabras que puedan ser objeto de comparación respecto de la marca base de la observación, más bien, se tendría que pensar cómo se debería referir el público consumidor respecto de ella y seguramente lo hará como “la torre”, la cual no puede ofrecer ninguna posibilidad de confusión con la marca registrada, ya que la Administración al momento de conceder el registro de la marca BODY GEAR PETROLERO (mixta), señaló que el elemento predominante de dicho registro es la denominación BODY GEAR, por consiguiente, no puede extraer una parte aislada de la marca registrada para denegar la solicitud del signo solicitado a conveniencia de la Administración y a favor de VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA.

   La marca registrada BODY GEAR PETROLERO (mixta), cuyo elemento predominante es la denominación BODY GEAR, es comparada con el signo solicitado “La Figura de una Torre Característica Dentro de un Círculo”, permitiendo ello llegar a la conclusión de que el signo solicitado no ofrece ninguna posibilidad de confusión en el público consumidor; en consecuencia, no existe violación al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Es importante señalar que, el demandante y solicitante MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ es titular del registro de la marca PETROLIZADO (mixta) en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo que la etiqueta de dicha marca incluye dentro de la letra “O” la figura de una torre.

   De correr el riesgo de no poder registrar como marca el signo solicitado sería por la existencia del registro de la marca PETROLEUM (mixta) pero resulta ser que entre el titular de dicha marca -el señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR- y el señor MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ ya existe un acuerdo de coexistencia marcaria, donde las partes se comprometen a utilizar la expresión señalada, una para la Clase 25 y la otra para las Clases 03, 14 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

   En esta medida, la División de Signos Distintivos violó por aplicación indebida el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al denegar el registro del signo solicitado “La Figura de una Torre Característica dentro de un Círculo” cambiando todos los parámetros que se habían establecido, favoreciendo de esta manera al señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA.

3. Contestación a la Demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda argumentando que: no se tengan en cuenta las pretensiones de la demanda porque las mismas carecen de apoyo jurídico y de sustento legal. Asimismo, solicita que se niegue la demanda por cuanto el Consejo de Estado no es la autoridad competente para ordenar la concesión del registro de un signo marcario sin el pleno cumplimiento de todos los requisitos exigidos por mandato legal, facultad que de conformidad con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio.

   Además, con la expedición de las Resoluciones Nos: 24402, de 29 de septiembre de 2000; 00371, de 26 de enero de 2001; y, 21717, de 29 de junio de 2001, no se ha incurrido en ninguna violación de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Es menester indicar que, en diferentes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y en numerosas sentencias del Consejo de Estado sobre marcas, se establece que los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca son la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, por lo que siguiendo los criterios jurisprudenciales y legales, se tiene que efectuado el examen de los signos confrontados como son “La Figura de una Torre Característica dentro de un Círculo” frente a BODY GEAR PETROLERO (mixta) y “TORRE DE PETRÓLEO” se concluye que existen similitudes entre los mismos, por lo que su coexistencia induciría al público a error, respecto del origen de los mismos, más aún, cuando los productos comprendidos en la Clase 14 se encuentran relacionados con los de la Clase 25 de la Clasificación Internacional, ya que comparten las mismas finalidades y están destinados a los mismos mercados, situación que genera confusión en el público consumidor en cuanto al origen empresarial.

   En cuanto al acuerdo de coexistencia que llegaren a celebrarse entre terceros, cabe señalar que ello no elimina el riesgo de confusión en el público consumidor, por lo tanto, los actos administrativos acusados no son nulos y se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas.

4. Argumentos del Tercer Interesado:

   El señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA, por medio de su apoderado, contesta la demanda interpuesta en los siguientes términos: Se deben negar las pretensiones de la demanda ya que se está utilizando comercialmente la marca BODY GEAR PETROLERO (mixta) desde el año 1985, siendo esta marca muy conocida, a razón de las importantes sumas de dinero y de trabajo que se han invertido.

   Señala no estar conforme con las resoluciones emitidas por la autoridad competente, ya que no se declaró la notoriedad de la marca registrada BODY GEAR PETROLERO (mixta), por considerar que no se habían aportado pruebas para tal efecto, cuando éstas en realidad se aportaron en notable cantidad.

   El 03 de mayo de 2006, se otorgaron diez (10) días para que las partes puedan presentar sus alegatos, de esta manera, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio y el apoderado de VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA presentaron sus alegatos de conclusiones, a través de los cuales reiteraron los mismos argumentos.

   El 18 de diciembre de 2006, se suspendió el proceso y se ordenó formular la correspondiente solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, la solicitud de registro del signo figurativo “La figura de...