Proceso 087-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Proceso 087-IP-2008

Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal e) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literales a) y h), 136 literal a), y 191 de la referida Decisión, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno: N° 816-2008. Actor: ADT SERVICES A.G. Marca: “Diseño de una figura de un octágono en color azul pantone 286”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 15 días del mes de octubre del año dos mil ocho.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 211-2008-SCS-CS, de 26 de junio de 2008, recibido en este Tribunal el 02 de julio de 2008, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 816-2008.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 12 de septiembre de 2008.

1. LAS PARTES.

   Demandante: ADT SERVICES A.G.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI.

   Tercero interesado: FRANCISCO JAVIER ZEVALLOS NORATTO.

2. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES

1. Hechos:

   El 27 de diciembre de 2001, ADT Services AG (Suiza) solicitó el registro del signo de servicio constituido por el diseño de la figura de un octágono, en color azul pantone 286, para distinguir servicios de instalación, inspección, mantenimiento y de llamadas en caso de averías para el manejo de construcciones y para aparatos e instrumentos eléctricos de señalización, de control y de socorro y para sistemas de rociadores para protección contra el fuego de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Francisco Javier Zevallos Noratto (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro, manifestando haber solicitado con anterioridad al inicio del presente procedimiento y bajo expediente Nº 136017, el registro de la marca LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer en la misma Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Mediante Resolución Nº 10741-2002/OSD-INDECOPI, de 30 de septiembre de 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado en base a lo siguiente: 1). El opositor no ha presentado ningún medio de prueba que acredite el uso o conocimiento del nombre comercial BOXER y logotipo octagonal para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se pretende distinguir con el signo solicitado; y, 2). Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se advierte que si bien comparten una figura octagonal, la inclusión de la denominación BOXER y el diseño de la cabeza de un perro en los signos de la oponente determina una impresión fonética, gráfica y conceptual distinta, es decir, que no son confundibles entre sí.

   Posteriormente, se interpone recurso de apelación, ante el cual el Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución Nº 0085-2003/TPI-INDECOPI, decidió revocar la Resolución Nº 10741-2002/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro de la marca de servicio constituida por el diseño de la figura de un octágono, en color azul pantone 286 solicitado por ADT Services AG.

   El 19 de mayo de 2003, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, República del Perú, admitió a trámite la impugnación de la Resolución Administrativa, interpuesta por ADT Services AG, solicitando se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 0085-2003/TPI-INDECOPI, por lo que el 19 de abril de 2006, resolvió declarar infundada la demanda, ratificando plenamente el contenido de la Resolución Nº 0085-2003/TPI-INDECOPI.

   Por su parte, ADT Services AG interpone Recurso de Apelación contra la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala Civil Transitoria, la misma que el 14 de septiembre de 2007, confirma la sentencia apelada. Finalmente, el 12 de noviembre de 2007, ADT Services AG interpone Recurso de Casación, el mismo que fue concedido el 22 de noviembre de 2007.

   2.2. Fundamentos de la Demandante:

   ADT SERVICES A.G. señala que, el opositor no tiene derechos marcarios firmes sobre el signo BOXER y logotipo octagonal en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, puesto que en sus dos solicitudes de registro en dicha clase, han formulado oposición en base a la titularidad de su marca ADP y logotipo octogonal en los Estados Unidos de América y en otros países, siendo que el opositor Francisco Javier Zevallos Noratto tenía conocimiento de la existencia de su marca, por cuanto sostuvieron conversaciones para introducir sus servicios en el Perú, lo que acredita su mala fe.

   Asimismo, las solicitudes de registro de Francisco Javier Zevallos Noratto serán denegadas, desapareciendo así cualquier impedimento para el otorgamiento de la presente solicitud de registro. Su amplia titularidad a nivel internacional sobre signos mixtos conformados por la figura de un logotipo octagonal, que se remonta a los años 80, claramente demuestra sus mejores derechos para registrar en el Perú su prestigioso signo en la Clase 37.

   2.3. Fundamentos del Demandado:

   El Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución Nº 0085-2003/TPI-INDECOPI, decidió revocar la Resolución Nº 10741-2002/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro de la marca de servicio constituida por el diseño de la figura de un octágono, en color azul pantone 286 solicitado por ADT Services AG. El Tribunal deniega la marca a razón que la misma resulta incapaz de individualizar los servicios que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, ya que se asemeja a la internacionalmente conocida señal de tránsito de reglamentación y no cuenta con elementos figurativos ni denominativos adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro.

   En consecuencia, dicho Tribunal declaró que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 y que, habiéndose determinado que el signo solicitado carece del requisito de distintividad necesario para constituirse como marca, carece de objeto pronunciarse sobre el posible riesgo de confusión existente entre el mismo y los signos solicitados previamente por el opositor.

   2.4. Fundamentos del Tercero interesado:

   Francisco Javier Zevallos Noratto (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro, manifestando haber solicitado con anterioridad al inicio del presente procedimiento y bajo expediente Nº 136017, el registro de la marca LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer en la misma Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, señala ser titular del nombre comercial constituido por el mismo emblema octogonal en color azul que distingue (desde julio de 2001) sus actividades comerciales relacionadas con los servicios de instalación, reparación y mantenimiento de la Clase 37 antes referida.

   De otro lado, indica que es titular del mencionado LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer en las Clases 09, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Precisa que, los signos en conflicto presentan la misma forma octogonal y que el octágono que forma parte de ambas marcas ¨además de estar orientadas en la misma posición¨ se halla representado con el mismo fondo azul e incluso, con idéntico borde constituido por una delgada línea blanca que contrasta con el fondo oscuro antes referido. Asimismo, el opositor indica que los servicios a ser distinguidos por el signo solicitado se encuentran comprendidos entre los servicios y actividades relacionados con la instalación, mantenimiento y reparación, en general, distinguidos por su signo solicitado y su nombre comercial LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer, razón por la que comparten los mismos canales de distribución y comercialización y además el mismo grupo de potenciales clientes, lo cual incrementa el riesgo de asociación o de confusión indirecta entre los signos en conflicto.

   Sostiene además haber sido el primero en introducir en el mercado las denominadas “placas disuasivas” que se lucen en todas las viviendas y locales que utilizan los servicios de seguridad y vigilancia BOXER. Agrega que, teniendo en cuenta que la forma característica o clásica de las placas y letreros es rectangular o cuadrada (en raros casos circular), resulta muy curioso que la solicitante ADT Services AG pretenda el registro de un logotipo octogonal con el mismo fondo y hasta con el mismo borde para identificar los mismos servicios distinguidos por sus logotipos registrados BOXER.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del Proceso Interno Nº 816-2008.

   Que, basándose en el oficio remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del...