PROCESO 096-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 096-IP-2008

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Marca: “TAVANIC”.

Expediente Interno N° 2003-0349.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con intervención de su Consejera Ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 8 de octubre de 2008.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

   La parte demandada la constituyen: la Nación Colombiana- Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado es: C.I. FARMACAPSULAS S.A. (antes FARMACAPSULAS S.A.).

2. Actos demandados

   La sociedad DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD., solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución Nº 07096, de 27 de abril de 1998, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, por medio de la cual se negó el registro del signo “TAVANIC”, para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución Nº 01800, de 30 de enero de 2003, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, mediante la cual se resuelve confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 07096.

   - Resolución Nº 08338, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia, mediante la cual se resuelve confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 07096.

3. Hechos relevantes

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El 14 de agosto de 1996, la sociedad ROUSSEL UCLAF, presentó la solicitud de registro como marca de fábrica del signo “TAVANIC” (denominativa), para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 5.

2. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 438, de 14 de noviembre de 1996 y, dentro del término legal, no le fueron presentadas observaciones al registro.

3. El 27 de abril de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia expidió la Resolución Nº 07096, a través de la cual negó el registro del signo denominativo ”TAVANIC”, argumentando la existencia previa de la marca “TAVARIX” que ampara productos de la misma clase, registrada a favor de la sociedad FARMACAPSULAS S.A.

4. El 25 de junio de 1998, dentro del término legal, la sociedad ROUSSEL UCLAF presentó el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la mencionada resolución.

5. El 28 de julio de 2000, se solicita la inscripción del cambio de nombre por fusión y cambio de domicilio de la solicitante ROUSSEL UCLAF, por el de HOECHST MARION ROUSSEL.

6. El 3 de julio de 2002, se solicita la transferencia de la solicitud de HOECHST MARION ROUSSEL a favor de DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. Por lo tanto, se requiere a la División que se sirva tener en cuenta al nuevo titular y apoderado de la solicitud.

7. El 30 de enero de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 01800, a través de la cual resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución Nº 07096.

8. El 28 de marzo de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 08338, a través de la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó lo dispuesto en la Resolución Nº 07096, de 27 de abril de 1998, que negó el registro del signo “TAVANIC”, para distinguir un antibiótico cuyo principio activo es la levoflaxina, producto comprendido en la Clase 5 de la clasificación internacional.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

   La sociedad DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD., a través de apoderado, presenta demanda en contra de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

   - Que el signo “TAVANIC”, que ampara productos comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional, es un signo indivisible, novedoso y se ha constituido en una marca con “fuerza distintiva suficiente”, respecto de otros signos o productos con los que pudiere confundirse, cumpliendo plenamente con el presupuesto de representación gráfica, tanto en su lectura como en su escritura, por lo que no afecta a los consumidores con la existencia previa de la marca nominativa “TAVARIX” ya que son signos completamente diferentes.

   - Que la Superintendencia negó el registro del signo nominativo “TAVANIC” fundamentándose en que de oficio encontró registrada y vigente la marca “TAVARIX” en la clase 5 a favor de la sociedad FARMACAPSULAS S.A., y que, por lo tanto, “no se hizo un examen minucioso, ni se aplicaron correctamente las reglas de comparación o cotejo de signos similares”.

   - “La División de Signos Distintivos omite la regla que debe aplicarse cuando se comparan signos de la clase 05, que tienen la misma raíz, y que por lo tanto su cotejo debe limitarse a los sufijos o prefijos, de los signos enfrentados, además insiste en buscar una igualdad donde realmente no existe y es el mismo funcionario, quien al efectuar la comparación de los signos, esta (sic) inconscientemente admitiendo que los signos son diferentes”.

   - “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio violó la disposición contenida en el literal a) del articulo (sic) 136 de la Decisión 486 (…), al negar el signo TAVANIC, para distinguir un antibiótico cuyo principio activo es la levoflaxina comprendido en la clase 5 internacional, por encontrarse registrada y vigente la expresión nominativa TAVARIX para distinguir productos de la clase 5, desestimando y omitiendo todos los factores y presupuestos señalados por la técnica procedimental para el cotejo de marcas similares, los cuales permiten establecer y concluir que los signos presentan suficientes diferencias para coexistir sin que se presente riesgo de confusión para los consumidores”.

   c) Contestaciones a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contesta a la demanda y expone los siguientes argumentos:

   - “(…) se debe tener en cuenta que siendo signo y marca registrada para distinguir productos farmacéuticos, entre ellos no existen sufijos y prefijos de uso común, por lo tanto su estudio se hizo de manera conjuntual y no fraccionado como lo pretende la sociedad actora, y que adicionalmente el prefijo TAVA no es de uso común o usual para distinguir los productos de la clase 5 internacional”.

   - “(…) la marca solicitada a registro por la actora TAVANIC, se limitó para distinguir un producto farmacéutico denominado: ‘antibiótico cuyo principio activo es la levoflaxina’, de la clase 5 internacional, encontrando mi representada que los citados productos se relacionan de manera directa en razón a su finalidad con los productos que distingue la marca registrada previamente TAVARIX, de la sociedad C.I. Farmacapsulas S.A., en la clase 5 internacional, como son: ‘productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas’, que adicionalmente confluyen en una relación competitiva entre los mismos, capaz de inducir a error al consumidor”.

   - “(…) el signo TAVANIC (Nominativa) no es suficientemente distintiva (sic) (…) configurándose la semejanza entre esta y la marca registrada ‘TAVARIX’ lo que puede inducir al público a error si coexistieran en el mercado”.

   d) Tercero interesado

   La sociedad FARMACAPSULAS S.A. no contestó la demanda.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 8 de octubre de 2008.

2. Normas del ordenamiento JURÍDÍCO comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal estima que no procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo...