PROCESO 057-IP-2008

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 057-IP-2008

Interpretación Prejudicial, de Oficio, de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Actor: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) Marca: “FRITOSTITOS” (denominativa). Expediente Interno: Nº 8876-01 L.Y.M.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 02 días del mes de octubre del año dos mil ocho.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 236-TDCA-2S, de 03 de abril de 2008, recibido en este Tribunal el 11 de abril de 2008, la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, del Distrito de Quito, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b) e i), 136 literales a) y h) y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 8876-01 L.Y.M.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 16 de julio de 2008.

  1. Las partes.

    Demandante: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A (INALECSA).

    Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado y como tercero beneficiario COMPAÑÍA CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.

  2. Determinación de los hechos relevantes.

    El 29 de octubre de 1993, la COMPAÑÍA CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., de nacionalidad mexicana, solicitó el registro del signo “FRITOSTITOS” (denominativo) en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Posteriormente, no se presentaron observaciones y dicho registro fue otorgado por la Autoridad Administrativa el 14 de noviembre de 1994.

    El 07 de diciembre de 1995, la demandante INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) presenta una acción de cancelación en contra del registro de la marca de producto “FRITOSTITOS” (denominativa), inscrita el 14 de noviembre de 1994, la misma que fue declarada infundada.

    La sociedad demandante INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) presentó demanda en acción subjetiva y de plena jurisdicción, a fin de que la Sala correspondiente declare la ilegalidad y la nulidad de la Resolución emitida el 29 de mayo de 2001, mediante la cual el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución emitida y notificada, el 15 de febrero de 2001, dentro del trámite de acción de cancelación.

    En tal sentido, la demandante solicitó que la Sala se digne disponer en sentencia, que la concesión del registro como marca del signo “FRITOSTITOS” (denominativo) infringe las disposiciones comunitarias y nacionales, por lo que solicitó que se cancele el registro de dicha marca, ya que la sociedad demandante INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) registró el signo “TOSTITOS”, mediante el Certificado Nº 1487.

    La sociedad demandante manifiesta que, la marca “TOSTITOS” y sus derivaciones gozan de calidad de notorias, por lo que solicita se condene a los demandados al pago de las costas procesales que incluirán las tasas judiciales que se produzcan como consecuencia de este juicio, además, solicita que se condene el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.

  3. Fundamentos de la Demanda:

    La demandante INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) fundamenta su demanda manifestando que la marca registrada “TOSTITOS” es una marca notoria, además agrega que, es titular de las marcas derivadas “TOSTITOS”, “TOSTITOS-JALAPEÑO”, “TOSTITOS” (LOGOTIPO), “TOSTY” y “TOSTIS”, registradas en el Ecuador a partir del año 1981 para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, como titular marcario puede prohibir, de manera legítima, que terceros no autorizados utilicen sus marcas, y evitar el aprovechamiento injusto del prestigio alcanzado.

    Menciona, además, que la marca “FRITOSTITOS” (denominativa) de propiedad de la COMPAÑÍA CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. carece de distintividad e induce a la posibilidad de producir riesgo de confusión en el público consumidor frente a las marcas registradas de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA).

    Denota que, debe ponerse atención a las analogías más que a las diferencias, así como, a la identidad de los productos protegidos. Asimismo, debe tomarse en cuenta que dichos productos son de consumo masivo y que existe una falta de debida motivación de la resolución impugnada.

  4. Contestación a la Demanda:

    El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) contesta la demanda señalando que, niega los fundamentos de hecho y de derecho, ratificando la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente. Asimismo, respecto de las pruebas presentadas, agrega que las mismas no son suficientes, a fin de acreditar la notoriedad de la marca “TOSTITOS”.

    Por otro lado, el tercer interesado COMPAÑÍA CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. señaló que, el acto administrativo es legal y ha sido dictado conforme a Ley. El signo FRITOSTITOS (denominativo) fue debidamente otorgado por la Autoridad Administrativa, conforme a la ley vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro, es decir, la Decisión 313. Asimismo, la demandante INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) no presentó observación al registro en su debido momento, lo cual demuestra su falta de interés. Finalmente, agrega que los signos confrontados FRITOSTITOS (denominativo) y “TOSTITOS” y sus derivaciones no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

    CONSIDERANDO:

    Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

    Que, basándose en el oficio remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, procede la interpretación de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así de los artículos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la solicitud de registro del signo ¨FRITOSTITOS¨ (denominativo) fue presentada el día 29 de octubre de 1993, en plena vigencia de la Decisión 313.

    Asimismo, la solicitud de cancelación fue presentada el día 07 de diciembre de 1995 al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

    El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

    DECISIÓN 313

    (…)

    Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

    Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

    (…)

    Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

    a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

    (…)

    d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio Subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

    Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

    e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

    Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

    (…)

    DECISIÓN 344

Artículo 108 La oficina nacional competente cancelará el...

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