PROCESO 088-IP-2008

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 088-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 93 de la misma Decisión.

Actor: MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD.

Marca: “DIAPRAN”.

Expediente Interno N° 6771-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Marco Idrobo Arciniega.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 14 de agosto de 2008.

  1. Antecedentes

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes

    La parte demandante es: MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD.

    La parte demandada la constituyen: EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

    El tercero interesado es: FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS FARMEL CÍA. LTDA.

  3. Acto demandado

    La sociedad MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD. impugnó la resolución administrativa No. 972390 de 16 de agosto de 1999, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, a través de la cual resolvió rechazar la observación presentada por MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD., y conceder el registro del signo “DIAPRAN”, solicitado por la sociedad FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS FARMEL CÍA. LTDA., para proteger productos de la clase No. 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

  4. Hechos relevantes

    1. Los hechos

    Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

  5. El 12 de septiembre de 1996, la sociedad FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS FARMEL CÍA. LTDA. presentó la solicitud de registro como marca de fábrica del signo “DIAPRAN”, para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 5.

  6. El 20 de mayo de 1998, la sociedad MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD. presentó observaciones contra el referido registro, fundamentándose en que su mandante, el 15 de abril de 1986, solicitó prioritariamente la marca de fábrica “DIAFURAN” para proteger productos de la clase internacional No. 5.

  7. Mediante Resolución No. 972390 de 16 de agosto de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió rechazar la observación planteada y conceder el registro del signo “DIAPRAN” a favor de la sociedad FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS FARMEL CÍA. LTDA.

    1. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD., a través de apoderado, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Que la marca DIAPRAN cuyo registro fue solicitado por la compañía FARMEL S.A. (sic) es extremadamente semejante a la marca DIAFURAN anteriormente solicitada para registro por Mitsubishi Chemical Industries Ltd., y que los productos que pretenden ser amparados con la denominación solicitada son exactamente los mismos que los protegidos por el signo DIAFURAN”.

      - “Que el registro y uso de la marca DIAPRAN causaría confusión en el público consumidor y daría origen a una competencia desleal que afectaría los derechos de Mitsubishi Chemical Industries Ltd. con respecto a su marca DIAFURAN”.

      - “La marca de fábrica ‘DIAPRAN’ (…) contraviene en forma expresa las disposiciones de la Decisión 344 y de la Ley de Propiedad Intelectual. Por lo mismo, no puede constituir un signo suficientemente distintivo de la marca DIAFURAN (…)”.

      - “La Resolución del Director Nacional es contradictoria e ilegal, porque constituye el resultado de la inobservancia de las leyes expresas y la transgresión directa a los derechos de su mandante”.

      c) Contestaciones a la demanda

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, al contestar la demanda, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y se ratifica en la resolución No. 972390, materia de la impugnación, al afirmar que guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

      El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta a la demanda y opone las siguientes excepciones:

      - Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      - Legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, y haber sido expedido observando formalidades previstas en la ley de la materia.

      - Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

      - Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción.

      El Procurador General del Estado, al contestar la demanda, manifiesta que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, y que por tanto, le corresponde en este tipo de juicios comparecer al representante legal de dicho órgano administrativo.

    2. Tercero interesado

      La sociedad FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS FARMEL CÍA. LTDA., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y manifiesta, principalmente:

      - Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda plateada.

      - Niega que la denominación DIAPRAN, AHORA MARCA REGISTRADA, no haya sido susceptible de registro por contravenir lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme expresa el actor en su demanda.

      - Niega que la marca DIAPRAN no sea lo suficientemente distintiva.

      - Niega que la resolución que concede el registro de la marca de fábrica DIAPRAN, no haya tomado en cuenta la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

      - Niega que la marca DIAPRAN, de propiedad de su mandante y DIAFURAN de propiedad de Mitsubishi Chemical Industries Ltd., sean similares y confundibles, razón por la cual argumenta que es imposible que se pueda inducir al público a error, o constituir un acto de competencia desleal.

      CONSIDERANDO:

  8. Competencia del Tribunal

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

    Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de agosto de 2008.

  9. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas

    La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

    El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “DIAPRAN” fue presentada el 12 de septiembre de 1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

    Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, el artículo 93 de la Decisión 344.

    En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

    DECISIÓN 344

    (…)

    DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

    Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

    Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

    (…)

    Artículo 83

    a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

    (...)

    DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

    (…)

    Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada.

    A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros

    .

    (…)

  10. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO

    El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

    - Concepto de marca y sus elementos constitutivos;

    - Clases de marcas: Comparación entre Marcas Denominativas;

    - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza;

    - Confusión directa e indirecta;

    - Reglas para realizar el...

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