PROCESO 65-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 65-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

Marca: “PELEMAX POWER ELECTRIC” (mixta). Expediente Interno: 7046-2010-0-1801-JR-CA-14.

Magistrado ponente: Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de octubre del año 2015, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El 23 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, para que el Tribunal proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 7046-2010-0-1801-JR-CA-14;

El auto del 10 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. Antecedentes.

   Partes en el Proceso Interno.

   Demandante: MULTIMAX PERÚ E.I.R.L.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

   Tercero interesado: GLORY ESTABLISHMENT

   Hechos.

   1. El 23 de enero de 2009, Glory Establishment solicitó la nulidad del registro de la marca de servicio PELEMAX POWER ELECTRIC (mixta), inscrita bajo Certificado 141743, a favor de Multimax Perú E.I.R.L. para distinguir balones de fútbol, pelotas, canilleras, tobilleras y guantes de arquero de la Clase 28 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), con fundamento en la titularidad y notoriedad de la marca PELÉ.

   2. El 23 de octubre de 2009, mediante Resolución 2954-2009/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por considerar que la marca materia de nulidad afecta la identidad de Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, encontrándose incursa en la prohibición contenida en el artículo 136 inciso e) de la Decisión 486.

   3. El 18 de noviembre de 2009, Multimax Perú E.I.R.L. presentó recurso de apelación contra la Resolución 2954-2009/CSD-INDECOPI.

   4. El 13 de septiembre de 2010, mediante Resolución 2073-2010/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 2954-2009/CSD-INDECOPI.

   5. El 25 de octubre de 2010, Multimax Perú E.I.R.L. interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2073-2010/TPI-INDECOPI.

   6. El 16 de mayo de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Multimax Perú E.I.R.L.

   7. El 24 de junio de 2014, Multimax Perú E.I.R.L. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 16 de mayo de 2014.

   8. El 10 de noviembre de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal e) y 172 de la Decisión 486.

      Argumentos de la demanda.

      MULTIMAX PERÚ E.I.R.L. interpuso demanda en la que manifiesta que:

   9. La empresa Glory Establishment presentó nulidad ante el INDECOPI el 23 de enero de 2009 y no acreditó facultades de representación del titular del seudónimo Pelé, es decir, Edson Arantes do Nascimento, únicamente adjuntó un documento que la autoriza a iniciar acciones contra terceros en su representación.

   10. La Sala de Propiedad Intelectual ha planteado un argumento que no tiene correspondencia alguna con la causal de nulidad invocada, justificando la nulidad deducida por la empresa Glory Establishment en un supuesto normativo no esgrimido por la misma, pronunciándose sobre un asunto no invocado por las partes.

   11. La Sala de Propiedad Intelectual no justifica las razones por las que considera que PELE no ha perdido su individualidad dentro de la denominación PELEMAX. Para la Sala el hecho que en otros países se hayan registrado marcas que incluyan esta denominación no es obligatorio, sin justificar su decisión.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) presenta contestación a la demanda manifestando que:

   12. El seudónimo Pelé es identificado por la generalidad del público nacional de manera espontánea y directa con un personaje determinado, que es el ex jugador de fútbol Edson Arantes do Nascimento.

   13. La marca registrada cuya nulidad se pretende se encuentra conformada por la denominación PELEMAX POWER ELECTRIC, en la cual la denominación PELE, aun cuando no se encuentre con tilde, se encuentra contenida en el término PELEMAX sin perder su individualidad dentro de dicho término. De tal manera que, el término PELE va a ser identificado por los consumidores de manera independiente, por lo tanto, la marca registrada será directamente asociada con el ex jugador brasileño.

   14. El hecho de que la marca registrada incluya otros elementos denominativos y figurativos no desvirtúa el hecho que la denominación PELE va a ser asociada con el seudónimo utilizado por Edson Arantes Do Nascimento, motivo por el cual puede verse afectada la identidad de dicho personaje.

       Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

       GLORY ESTABLISHMENT presentó contestación a la demanda señalando que:

   15. Se ha demostrado la legitimidad de Glory Establishment para iniciar una acción de nulidad de registro de marca, por cuanto se ha demostrado la existencia de una autorización que acredita la defensa de intereses de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, y que para cualquier persona es de conocimiento público la existencia de dicho seudónimo. El legítimo interés fue acreditado con la autorización de Pelé para la protección de sus intereses.

   16. La administración, después de un riguroso análisis de la norma en aplicación, se pronunció respecto al legítimo interés para accionar de nuestra representada. Indicando que la supuesta causal de nulidad de la resolución impugnada se desnaturaliza, en tanto se cumplieron todos los parámetros establecidos en la norma para la emisión de la resolución.

   17. La Sala ha considerado acertadamente que el seudónimo Pelé es materia de protección por la Decisión 486 en su...