PROCESO 64-IP-2015

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 64-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 135 último párrafo y 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actora: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. Marca: W (mixta). Expediente Interno: 6742-2011-0-1801-JR-CA-12.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 6742-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 22 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el 23 de enero de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 6742-2011-0-1801-JR-CA-12.

El Auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

  1. Antecedentes

    Partes en el proceso interno:

    Demandante: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

    Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, República del Perú

    1. Hechos:

      1. El 13 de agosto de 2010, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. (en adelante, Starwood Hotels) solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) el registro de la marca W (mixta), para distinguir servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal de la Clase 43 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza).

      2. Tras la publicación del extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, no se presentaron oposiciones.

      3. Mediante Resolución 183-2011/DSD-INDECOPI de 6 de enero de 2011, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, debido a que consideró que un signo constituido únicamente por la letra W en mayúsculas, sin contar con una grafía especial o elementos denominativos, figurativos o cromáticos adicionales, que permitan indicar el origen empresarial de los servicios que pretende distinguir no puede acceder a registro.

      4. El 31 de enero de 2011, Starwood Hotels elevó recurso administrativo de apelación señalando que cumple con el requisito de aptitud distintiva, toda vez que presenta características singulares que lo hacen diferente ya que goza de gran difusión en el mercado, siendo capaz de identificar su procedencia empresarial.

      5. Mediante Resolución 2329-2011/TPI-INDECOPI de 21 de octubre de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI decidió confirmar la resolución apelada.

      6. Starwood Hotels presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2329-2011/TPI-INDECOPI, ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 8 de mayo de 2014 declaró infundada la demanda.

      7. El 4 de junio de 2014, Starwood Hotels presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

      8. El 24 de octubre de 2014, la segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que emita pronunciamiento sobre:

      - Los supuestos en los que es posible el registro de una letra como marca: Cuándo la letra goza de distintividad.

    2. Argumentos de la demanda:

      1. Starwood Hotels sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - La Decisión 486 señala expresamente que pueden registrarse como marcas los signos constituidos por letras.

      - La distintividad de una marca puede basarse en cualquiera de los siguientes supuestos: i) Arbitrariedad, o, ii) Configuración gráfica particular.

      - La letra W está revestida de una configuración particular que le confiere distintividad, ya que se trata de una letra que por sus proporciones en el trazo grueso de su diseño, genera un impacto atractivo a la vista y destaca particularmente. Por lo tanto, no será percibida por el público usuario relevante como una simple y ordinaria letra W.

      - En virtud a lo dispuesto en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington, y en la Convención de París, la marca W (mixta) al encontrarse registrada en la República de Colombia, debe también recibir protección legal en el Perú por lo que debe concederse su registro.

    3. Argumentos de la contestación a la demanda:

      1. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - El signo W (mixto) no es distintivo por no ostentar características particulares que permitan diferenciar el signo como un elemento indicador de un origen empresarial determinado.

      - Resulta irrelevante si goza de una supuesta fama para distinguir hoteles en terceros países, puesto que ello no acredita que el consumidor peruano lo reconozca como proveniente de un origen empresarial en particular.

      - El examen de registrabilidad que efectúa la oficina de un país es independiente de lo resuelto con anterioridad por las oficinas de los demás países.

    4. Argumentos de la sentencia de primera instancia:

      1. Mediante sentencia de 8 de mayo de 2014 se declaró infundada la demanda por los siguientes fundamentos:

      - Por lo general las letras por sí solas no pueden ser consideradas registrables, ya que una marca no puede ser simple ni elemental porque no alcanzaría una diferenciación o individualización en el público consumidor. No obstante ello, cuando dichas letras vienen acompañadas de variaciones que le restan simplicidad a la misma se tornan en signos compuestos que pueden ser totalmente distintivos y registrables.

      - De otro lado, refiere que el INDECOPI no está sujeto a efectuar el examen de registrabilidad sobre la base de los registros otorgados con anterioridad en otros países. Por consiguiente, en nada influye que el signo W (mixto) haya sido registrado a favor de la demandante en la República de Colombia.

    5. Argumentos del recurso de apelación:

      1. Starwood Hotels presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda.

  2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

    1. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos 135 último párrafo y 150 de la misma normativa.[1]

  3. CUESTIONES A INTERPRETAR

    1. Primacía del Derecho comunitario andino sobre los tratados internacionales.

    2. Las marcas constituidas por letras. El uso común de letras para distinguir servicios de hotelería.

    3. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

    4. El signo solicitado a registro y anteriormente registrado como marca mixta.

    5. La notoriedad alegada del signo solicitado a registro.

    6. Autonomía de la Oficina Nacional Competente.

  4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

    1. PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO SOBRE LOS TRATADOS INTERNACIONALES.

    2. El Tribunal abordará el tema de la Primacía del derecho comunitario andino sobre los Tratados Internacionales debido a que el demandante manifestó que, en virtud de lo dispuesto en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 20 de febrero de 1929 y en la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, la marca W (mixta), al encontrarse registrada en la República de Colombia, debería también recibir protección legal en el Perú y, en consecuencia, debería concederse su registro.

    3. El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho comunitario andino el de la “Primacía del derecho comunitario andino”, basándose en los principios de “Eficacia directa del ordenamiento jurídico andino”, el de “Aplicabilidad inmediata del ordenamiento jurídico andino”, y el de “Autonomía del ordenamiento jurídico andino”.

    4. En relación con el principio de Primacía del derecho comunitario andino, un análisis de la posición o jerarquía del ordenamiento jurídico andino ha manifestado que el mismo goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino.

    5. Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del derecho comunitario andino, como se señaló anteriormente, es el principio de “Autonomía del ordenamiento jurídico andino”, que no es otro que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al ordenamiento jurídico comunitario. Es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR