PROCESO 64-IP-2006

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2006
• Número de registro: 64-IP-2006
• Fecha de publicación: 28 Junio 2006
• Número de Gaceta: 1365
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 64-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 82 literal b) de la misma Decisión.

Actor: Sociedad MILLER BREWING COMPANY.

Marca: “MICKEY’S & DESIGN”.

Expediente Interno N° 6641-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Víctor Terán Martínez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 3 de mayo de 2006.

1. Antecedentes

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

La parte demandante es: la sociedad MILLER BREWING COMPANY.

La parte demandada la constituye: el Director Nacional de Propiedad Industrial (E); el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, (IEPI); y, el Procurador General del Estado.

Se considera como tercero interesado del acto administrativo impugnado a la sociedad THE COCA COLA COMPANY.

2. Acto demandado

La sociedad MILLER BREWING COMPANY, por medio de apoderada, plantea que se declare la nulidad de la resolución administrativa Nº 0972421, de 23 de agosto de 1999 y fue notificada el 31 de agosto de 1999, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E), en la cual se resolvió aceptar la observación presentada por THE COCA COLA COMPANY, sobre la marca de su propiedad “FORMA ESPECIAL Y CARACTERISTICA DE UNA BOTELLA DE UN NUEVO DIBUJO”; y, denegar el registro de la denominación “MICKEY’S & DESIGN” solicitada inicialmente por THE STROH BREWERY COMPANY, quien posteriormente transfirió esta solicitud a MILLER BREWING COMPANY.

3. Datos relevantes

Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

1. Los hechos

Entre los hechos principales, relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:

- El 25 de marzo de 1997, la sociedad THE STROH BREWERY COMPANY (quien posteriormente transfirió sus derechos a MILLER BREWING COMPANY) solicitó el registro del signo “MICKEY’S & DESIGN”, para amparar productos pertenecientes a la clase internacional Nº 32 de la Clasificación Internacional de Niza.¹

- El extracto de la referida solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 386, del mes de marzo de 1997.

- El 26 de marzo de 1998, THE COCA COLA COMPANY formuló observación al registro del signo solicitado, con fundamento en la marca “FORMA ESPECIAL Y CARACTERÍSTICAS DE UNA BOTELLA DE UN NUEVO DIBUJO”, Clase 32; y, de la solicitud de registro de “DISEÑO (COCA-COLA).

- El 23 de julio de 1998, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial corrió traslado a la actora con la observación presentada, THE STROH BREWERY COMPANY (posteriormente: MILLER BREWING COMPANY) la contestó oportunamente.

• El Director Nacional de Propiedad Industrial (E) emitió la Resolución N° 0972421, de 23 de agosto de 1999 y notificada el 31 de agosto del mismo año, en la cual resolvió aceptar la observación y denegar el registro del signo solicitado.

2. Demanda

La sociedad MILLER BREWING COMPANY, con intervención de su mandataria, manifiesta que no se encuentra conforme con la resolución emitida porque considera que ésta “es improcedente y absolutamente ilegal”.

Señala que “entre las marcas en conflicto existen suficientes diferencias, por lo que su coexistencia NO ocasionaria (sic) error o confusión para el público consumidor”.

Expresa, además, que “Entre los diseños de botellas en controversia existen diferencias claras y determinantes, tanto más que la marca solicitada para registro (…) no es solamente una botella, pues esta incluye un estandarte con la palabra MICKEY’S extendido a cada lado de la botella y la cual se repite en el punto medio de la botella, habiéndo (sic) también un pequeño diseño de una fruta al lado derecho de la tapa de la botella. Debo señalar también que el diseño de la botella que aparece en el diseño de la solicitud presentada por THE STROH BREWERY COMPANY (…), es una botella firme, de apariencia gruesa con cuello muy corto, además de lo cual la parte de la botella que no tiene acanaladura es el punto medio, en contraposición con las botellas de COCA-COLA que son de apariencia delgada, con cuello largo y acanaladura en la parte inferior”.

Añade que “en referencia a la otra marca en la cual THE COCA-COLA COMPANY fundamenta su observación, diseño que aparentemente es un diseño de lata, en ningún modo es similar con el diseño de la marca solicitada (…), pues a simple vista se puede determinar que son diametralmente diferentes”.

Asevera que “no existe obstáculo legal que impida el registro de la marca solicitada por THE STROH BREWERY COMPANY (…), cabe señalar que es práctica frecuente en todos los países del mundo que se concedan y coexistan pacíficamente en el mercado, signos distintivos que en su conjunto dotan a la marca de más que suficiente distintividad, como lo es la marca MICKEY’S & DESIGN de propiedad de mi representada”.

Para sostener sus argumentaciones alude jurisprudencia de este Tribunal en los procesos “1-IP-87 y 4/IP” (sic).

Con respecto al cotejo marcario entre las marcas en conflicto señala que el Director Nacional de Propiedad Industrial “(…) lamentablemente, omitió hacer la comparación de las marcas en controversia como disponen las reglas del cotejo marcario, esto es que las marcas deben ser vistas en su conjunto, sin separarlas por partes con el único objeto de hacerlas irregistrables”.

Observa que “La marca MICKEY’S & DESIGN solicitada para registro (…) es una marca mixta al estar formada de palabra y un diseño característico, formando en su conjunto una unidad inseparable, en tanto que las marcas que aduce ser propietaria THE COCA COLA COMPANY están compuestas de diseños característico (sic) extremadamente diferentes de la marca solicitada para registro (…). Consecuentemente la coexistencia de las marcas no ocasionaría confusión alguna en el público consumidor”.

Concluye indicando que “Habiendo como he dejado demostrado la procedencia del registro de la marca MICKEY’S & DESIGN, la solicitud de registro Nº 76957-97 no contraviene lo dispuesto en el Art. 83 literal a) de la Decisión 344 (…) en que el Director Nacional de...