PROCESO 54-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 54-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de los artículos 135 literal e), 136 literal b), 190, 191 y 192 de la misma Decisión.

Actor: LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE.

Marca: “LA ROCHE-POSAY”.

Expediente Interno N° 2004-0348.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro (4) días del mes de junio del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de cuatro de mayo de 2009.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE.

   La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   El tercero interesado es: HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED.

2. Actos demandados

   LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - No. 30558 de 29 de octubre de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual se declaró fundada la oposición formulada por HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED, y se negó el registro como marca del signo nominativo “LA ROCHE-POSAY”, solicitado por la sociedad LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - No. 04754 de 27 de febrero de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto por LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE y se confirmó la resolución anterior.

   - No. 7241 de 31 de marzo de 2004, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto y se confirmó la Resolución No. 30558.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El 14 de marzo de 2003, la sociedad LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE solicitó el registro de signo nominativo “LA ROCHE-POSAY” para distinguir “preparaciones farmacéuticas, dermatológicas y sanitarias para uso médico, desinfectantes”, productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 529, de 27 de junio de 2003.

3. Contra la mencionada solicitud, la sociedad HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED formuló oposición con base en la marca mixta “ROCHE”, registrada para distinguir productos de las clases 1, 3, 5, 10 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza y en la supuesta confundibilidad que se originaría con el signo solicitado para registro. Asimismo, fundamentó la oposición en el depósito del nombre comercial ‘ROCHE’.

4. El 29 de octubre de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 30558, por la cual resolvió declarar fundada la oposición presentada; y, en consecuencia, negar el registro del signo “LA ROCHE-POSAY” solicitado por LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE.

5. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE interpuso y sustentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación.

6. El 27 de febrero de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 04754, por la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución impugnada.

7. El 31 de marzo de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 7241, por la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 30558.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La sociedad La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique ha registrado la marca LA ROCHE-POSAY para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza en varios países y ha obtenido igualmente su registro internacional, (…), circunstancia que demuestra la aptitud distintiva de la marca que se pretende registrar”.

      - “Las marcas ROCHE y LA ROCHE-POSAY se encuentran registradas simultáneamente en varios países, para distinguir productos comprendidos en la clase quinta (5) internacional (…). Dicha coexistencia debe ser apreciada como un factor que demuestre la ausencia de confusión entre las marcas”.

      - “La marca solicitada está constituida por una combinación de palabras que no describen ni designan los productos que se pretende distinguir y es inherentemente distintiva en la medida que denota para los consumidores un origen empresarial determinado”.

      - “La marca solicitada consiste en una marca compuesta, que tiene una connotación ideológica definida en la medida que está constituida por el nombre comercial de la sociedad titular de la misma marca y además corresponde a un nombre geográfico de una localidad francesa. Por ende se percibe por el consumidor, tanto en el mercado nacional como en el internacional, como una expresión unitaria y evocativa de un único concepto. Quiere ello decir, que el consumidor al percibirla no la secciona ni la fragmenta; la aprecia como una unidad LA ROCHE-POSAY, lo que además corresponde a la conducta usual del consumidor”.

      - “Al cotejar las marcas en conflicto se aprecia que presentan ostensibles diferencias, que determinan la ausencia de confundibilidad entre las mismas. En efecto, visual y ortográficamente difieren de manera sustancial”.

      - “La expresión ROCHE tiene un carácter débil, en virtud de la coexistencia registral de marcas de diferentes titulares que la contienen, lo que indudablemente repercute en el rigor con el que debe efectuarse el cotejo frente a otras marcas que tienen ese elemento común”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) el signo LA ROCHE-POSAY, para distinguir productos de la clase 5 de la nomenclatura vigente, no cumple con el requisito de distintividad (…), dado que, (…), resulta confundible con la marca ROCHE, que distingue productos de la misma clase 5 y de ser concedido su registro, contrario a lo afirmado en la demanda, daría lugar a confusión con respecto a su origen empresarial”.

      - “(…) no son vinculantes para esta Superintendencia la (sic) decisiones tomadas por otras autoridades en el mundo sobre el registro de una marca en tanto lo único que debe analizar esta Entidad es el cumplimiento de los requisitos señalados por el ordenamiento supranacional”.

      - “(…) la expresión LA ROCHE-POSAY, en tanto reproduce la marca registrada ROCHE que corresponde a su vez al nombre del titular de ésta, genera riesgo de asociación y por ende de confusión respecto al empresario, lo cual no logra desvirtuarse por el hecho de que el signo que fue negado corresponda a un sitio geográfico, cuyo conocimiento por el público general no ha sido demostrado (…)”.

      - “(…) se observa que entre las dos expresiones en conflicto LA ROCHE-POSAY y ROCHE, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer la unidad fonética, ortográfica y gráfica en fonemas o voces parciales, se sigue que la visión de conjunto de los signos permite apreciar de forma clara la similitud entre ellos capaz de inducir a error, en tanto genera riesgo de asociación de las marcas y, por ende, de su titular (…)”.

      - “El actor no acreditó el supuesto ‘carácter débil’ de la marca ROCHE, aducido por éste con base en la presunta ‘coexistencia registral de marcas de diferentes titulares que la contienen’, razón que conlleva a que dicho argumento no sirva de sustento del cargo de violación de la norma supranacional imputado a esta Superintendencia en la demanda”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED, considerada como tercero interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda en los siguientes términos:

      - Al analizar el riesgo de confusión entre los signos enfrentados, expresa que “en la marca opositora la fuerza distintiva de la marca, por ser una palabra de fantasía, y porque es oralmente como se demandan losa (sic) productos que distingue esta marca, la fuerza distintiva recae en la expresión ROCHE. En la marca negada la fuerza distintiva recae en las palabras LA ROCHE, por ser las primeras que forman la marca, y será sobre éstas que el consumidor medio tendrá una mayor recordación”.

      - “(…) como el signo que se pretende registrar es confundible con el nombre comercial ROCHE, si se otorgara el registro de la marca LA ROCHE-POSAY no sólo se violarían las normas atrás relacionadas, sino que también se violaría el artículo 136 literal c) (…)”.

      - Sobre el riesgo de confusión directa, afirma que “(…) el consumidor medio que demande un producto distinguido con la marca ROCHE puede incurrir en confusión ante productos marcados LA ROCHE-POSAY”.

      - Respecto al riesgo de asociación, señala que “salta a la vista que un consumidor medio podrá ser víctima de este riesgo de asociación, pues creerá que los productos que se distinguen con la...