PROCESO 62-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 62-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 154, 155 literal d), y 241 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Expediente Interno: 2182-2012-0-1801-JR-CA-11.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 2182-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 22 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el 23 de enero de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2182-2012-0-1801-JR-CA-11.

El Auto de 24 de marzo de 2015, emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: Corporación Eliezer Importadores y Exportadores S.A.C. (en adelante, Corporación Eliezer S.A.C.)

      Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), República del Perú

      Schürmann & Hilleke Gmbh & Co. KG. (en adelante, Schürmann & Hilleke)

   2. Hechos:

   1. El 13 de abril de 2010, Schürmann & Hilleke interpuso acción por infracción, ante la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, contra Corporación Eliezer S.A.C. señalando lo siguiente:

      - Es titular de la marca ORIGINAL BAR (mixta) para distinguir productos de la Clase 6 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

      - Ha tomado conocimiento de que Corporación Eliezer S.A.C. viene importando, desde Hong Kong, clavos de acero identificados con la misma marca que se encuentra registrada a su favor.

   2. El 12 de julio de 2010, Corporación Eliezer S.A.C. absolvió el traslado de la acción manifestando que al importar productos con la denominación BAR no ha tenido intención de ocasionar un perjuicio a un tercero, ya que desconocía que la accionante era titular de la marca en mención.

   3. Mediante Resolución 387-2011/CSD-INDECOPI de 18 de febrero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción debido a que corroboró que la emplazada importó clavos bajo el signo ORIGINAL BAR (mixto), el cual se encuentra registrado a favor de Schürmann & Hilleke.

   4. Corporación Eliezer S.A.C. presentó recurso administrativo de apelación y, mediante Resolución 2949-2011/TPI-INDECOPI de 28 de diciembre de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la resolución apelada.

   5. El 30 de mayo de 2012, Corporación Eliezer S.A.C. presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2949-2011/TPI-INDECOPI, ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 26 de mayo de 2014 declaró infundada la demanda.

   6. El 11 de junio de 2014, Corporación Eliezer S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial.

   7. La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente:

      - Cómo se debe analizar e interpretar el derecho al uso exclusivo de una marca por parte del titular del registro. Puede o no constituir una excepción a dicho derecho de exclusividad el hecho que el uso indebido de la marca se haya realizado sin intención de perjudicar al titular de ésta.

      - Cómo debe analizarse la infracción cuando se usa y comercializa un signo distintivo idéntico a una marca previamente registrada. La falta de intencionalidad debería o no considerarse como un factor para la graduación de la infracción.

      - Cuáles son las medidas dirigidas a obtener el cese de los actos que constituyen la infracción que puede dictar la autoridad administrativa.

      - Qué comprende la adopción de medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción. Dentro de dichas medidas puede o no incluirse la sanción pecuniaria. De ser así, qué criterios debe emplear la autoridad nacional para fijar la sanción pecuniaria, según la norma comunitaria.

   3. Argumentos de la demanda:

   8. Corporación Eliezer S.A.C. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - No ha existido intencionalidad en la infracción cometida por lo que la sanción pecuniaria impuesta por el INDECOPI resulta desproporcional, ya que no ha valorado los criterios atenuantes que contemplan las normas administrativas.

      - De esta manera, considera que la Resolución 8577 debe ser declarada nula, pues, declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca POWER STAR (mixta).

      - Asimismo, refiere que las Resoluciones 15742 y 30270, que resolvieron los recursos de reposición y apelación, también deben ser declaradas nulas por haber confirmado lo resuelto en la Resolución 8577.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   9. Schürmann & Hilleke contestó la demanda señalando:

      - Sobre la falta de intención del demandante al cometer la infracción, refirió que éste es un agente del mercado que se dedica frecuentemente a la importación de productos, por lo que debió actuar con la debida diligencia y cerciorarse antes de importar los productos de que éstos no vulnerarán los derechos de terceros sobre los signos distintivos registrados a su favor.

   10. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

       - Que en sede administrativa se consideró razonable el monto de la multa impuesta, pues, para su cálculo se tomó en cuenta el provecho ilícito obtenido por Corporación Eliezer S.A.C., la finalidad disuasiva de la misma, así como la conducta procesal y la gravedad de la falta.

       - Además, refiere que en calidad de agente del mercado tiene responsabilidad de actuar con la diligencia debida para cerciorarse que las marcas que identifican los productos que importa y que comercializa no vulneran los derechos de terceros debidamente protegidos en el Perú. En ese sentido, se debe tener en cuenta que el registro de marcas es público y se presume su conocimiento por parte de todos los agentes del mercado.

   5. Sentencia de primera instancia:

   11. Mediante sentencia de 26 de mayo de 2014 se declaró infundada la demanda por considerar que:

       - El monto de la multa impuesta no constituye una imposición irracional o desproporcionada, toda vez que se encuentra dentro del rango de multas más leves según lo establecido en el artículo 120 del Decreto Legislativo 1075, que aprueba las Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   6. Argumentos del recurso de apelación:

   12. Corporación Eliezer S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   13. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 154[1], 155[2] literal d), y 241 literales a) y f)[3] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, procede la interpretación solicitada.

3. MATERIAS A SER INTERPRETADAS

   1. Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos.

   2. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo.

   3. Medidas que resulten necesarias para evitar la continuación o repetición de la infracción. La indemnización por daños y perjuicios.

   1. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS.

   14. En el presente caso, Schürmann & Hilleke interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Corporación Eliezer S.A.C., sobre la base de su marca ORIGINAL BAR (mixta), registrada en la Clase 6 de la Clasificación Internacional. Mediante Resolución 387-2011/CSD-INDECOPI de 18 de febrero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción interpuesta, debido a que corroboró que la emplazada importó clavos bajo el signo ORIGINAL BAR (mixto), el cual se encuentra registrado a favor de Shürmann & Hilleke.

   15. Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011, publicado en la Gaceta Oficial 2053 de 22 de mayo de 2012.

   16. El artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del Derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

   17. Se hace referencia a derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

   18. De conformidad con lo anterior, se señala que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:

       Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

       Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad...