PROCESO 619-IP-2019

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

Proceso 619-IP-2019 2 Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac VISTO El Oficio Nº 1003-415 de 2019 del 26 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 134 (Literal e), 135 (Literal h) y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2018-308488; y,

El Auto del 10 de febrero de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandantes: Sociéte Dés Produits Nestlé S.A.

   Nestlé de Colombia S.A.

   Demandada: Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

2. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el Consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en la presunta infracción por parte de Jerónimo Martins Colombia S.A.S. sobre los derechos de propiedad industrial de Sociéte Dés Produits Nestlé S.A. y Nestlé de Colombia S.A. mediante el uso de los colores VERDE PANTONE 349C y VERDE PANTONE 350C en el empaque del producto que comercializa bajo la denominación CHOCO POWER por medio de sus tiendas ARA, los cuales serían similares a su marca de color VERDE PANTONE 361C, presuntamente notoria,

   aspecto que podría generar riesgo de confusión indirecta y de asociación, además del riesgo de dilución y uso parasitario por la presunta notoriedad de la marca.

   Proceso 619-IP-2019 3 C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134 (Literal e), 135 (Literal h) y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

   2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   (…)

   e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

   (…)

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

   (…)

   Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

   a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

   b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

   c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

   d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

   e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

   f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

   Proceso 619-IP-2019 4 2. De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 4863, para tratar el tema de la marca notoriamente conocida.

4. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

   Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

   Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

   a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

   b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

   c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

   d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,

   actividad, productos o servicios a los que se aplique;

   e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

   f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

   g) el valor contable del signo como activo empresarial;

   h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;

   i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

   j) los aspectos del comercio internacional; o,

   k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

   Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

   a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

   b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

   c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento,

   actividad, productos o servicios a los que se aplique.

   Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.

   Proceso 619-IP-2019 5 1. Registro de un color delimitado por una forma.

   2. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro.

   3. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.

   4. Particularidades de la acción por infracción a una marca de color delimitado por una forma.

   5. Respuestas a las preguntas formuladas por el Consultante.

5. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Registro de un color delimitado por una forma 1.1. Dado que en el proceso interno Sociéte Dés Produits Nestlé S.A. y Nestlé de Colombia S.A. argumentan que la marca de color VERDE PANTONE 361C protege el color dentro de la figura punteada y cilíndrica y no su forma, debido a que la forma solo serviría para cumplir con la condición de la representación gráfica del signo y el color sería protegido independientemente de la forma que lo contiene, corresponde desarrollar el presente tema.

   1.2. La norma comunitaria, específicamente el Literal e) del Artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma,

   o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que este no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

   1.3. Contrario sensu, la Decisión 486 en el Literal h) del Artículo 135 prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado:

   …la prohibición contemplada en el literal h) del Artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva Proceso 619-IP-2019 6 desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado.

   Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían...