PROCESO 026-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 026-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 136 literal h), 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: TOTALDENT.

Actor: COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

Proceso interno Nº 2004-0406.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0406;

El auto de 22 de abril de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad LA FORET (Suisse) LTD.

2. Hechos

   1. El 23 de julio de 2003, la sociedad LA FORET (Suisse) LTD., solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo nominativo TOTALDENT para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 532 de 30 de septiembre de 2003, al que presentó oposición la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY sobre la base de su marca COLGATE TOTAL registrada para distinguir, también, productos de la Clase 3.

   3. Por Resolución Nº 1957, de 30 de enero de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo nominativo TOTALDENT. Contra dicha Resolución la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 7021, de 30 de marzo de 2004, decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 10622, de 27 de mayo de 2005, también, confirmó la Resolución Nº 1957, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY en su escrito de demanda manifiesta:

   1. Que la Superintendencia de Industria y Comercio, al emitir las Resoluciones impugnadas violó los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 ya que el signo solicitado no cumple con los requisitos de registrabilidad y que “la marca mixta (sic) solicitada a registro por LA FORET (SUISSE) LTD., (…) se asemeja y confunde con otras marcas previamente registradas (…) específicamente con la marca COLGATE TOTAL propiedad de mi representada”.

   2. Que la marca COLGATE TOTAL registrada “es una marca notoria y ampliamente reconocida en nuestro medio, para amparar productos de la clase 3 internacional, específicamente un dentífrico, gracias a la también indiscutible notoriedad mundial de la marca COLGATE”.

   3. Que la Superintendencia también violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que “La semejanza de los signos en conflicto se desprende del simple cotejo visual (…)” esta confusión visual se debe a “la existencia de una identidad ortográfica, ya que las dos expresiones comparten la misma estructura ortográfica, reproduciéndose la marca previamente registrada en la marca posteriormente registrada (…)”, ya que “En el presente caso nos encontramos frente a un conflicto de sendas marcas nominativas (…)”.

   4. “entre las marcas en conflicto existe identidad en el término ‘TOTAL’, lo que produce una pronunciación idéntica al respecto (…)” sobre la similitud ideológica “las marcas en conflicto por el término ‘TOTAL’, al tener el mismo significado en nuestro idioma el cual es simple y comúnmente conocido, tienen una mayor recordación en la mente del consumidor que genera como consecuencia que al coexistir estas dos expresiones se presente error y riesgo de confusión”.

   5. Existe “vinculación competitiva entre los productos amparados por las marcas COLGATE TOTAL y TOTALDENT”.

   6. “(…) la coexistencia de las marcas en cuestión en el mercado genera confusión indirecta, ya que se cumplen los supuestos exigidos por la norma consistentes en que hay identidad entre las marcas enfrentadas y hay relación de productos, existiendo el riesgo que el consumidor crea equivocadamente que los productos identificados por la marca COLGATE TOTAL tienen el mismo origen empresarial a los productos identificados tradicionalmente por la marca TOTALDENT”.

   7. Que se violó el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 ya que “el uso generalizado, ininterrumpido y público de la marca COLGATE TOTAL y su gran difusión en el mercado, ha logrado que el grupo de consumidores o usuarios de los productos de la clase 3ª, la identifiquen o conozcan a primera vista”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

   2. “Efectuado el examen sucesivo y comparativo del signo solicitado a registro como marca ‘TOTALDENT’ (Nominativa) (…) para distinguir productos de la clase 3 de la nomenclatura vigente, frente a la marca registrada ‘COLGATE TOTAL’ (…) para distinguir productos de la clase 3, se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto pueden coexistir en el mercado sin llevar a error al público consumidor”.

   3. La expresión TOTALDENT “tiene la suficiente fuerza distintiva (…)” y que entre los signos en conflicto “existen elementos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario solicitado, frente al registrado se hace suficientemente distintivo ante los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”.

   4. De acuerdo a la estructura de los signos “la sílaba tónica de los signos confrontados están (sic) compuestos (sic) por diferentes letras, y al ser diferente la composición mal puede alegarse confundibilidad o coincidencia respecto de la sílaba tónica, la cual en el signo solicitado TOTALDENT es DENT y en el registrado que consta de dos palabras COLGATE TOTAL es TAL”.

   5. El signo solicitado “para distinguir productos comprendidos en la clase 3 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 (…)”.

      La sociedad LA FORET (Suisse) LTD., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo:

   1. Que las Resoluciones impugnadas se ajustan “al artículo 134 y al literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 de la comisión (sic) de la Comunidad Andina” y que el signo solicitado cumple con los requisitos para ser registrado.

   2. Que “La marca TOTALDENT no constituye un signo genérico o descriptivo de los productos de la clase 3ª, ni es confundiblemente similar a ninguna otra marca previamente registrada para identificar productos idénticos o confundiblemente similares”.

   3. Que no se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que “Resulta evidente que entre las marcas en conflicto no existe ningún tipo de confusión en el plano gráfico” tampoco “se presenta coincidencia en la configuración fonética de las marcas” y en cuanto a la comparación conceptual que el signo solicitado “consiste en la unión de dos palabras escritas en inglés, en tanto la marca previamente registrada, corresponde a la unión de la marca COLGATE con la expresión TOTAL, por lo tanto no existe coincidencia conceptual”.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 134, 136...