PROCESO 24-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 24-IP-2009

Interpretación prejudicial, a solicitud del Consultante, del artículo 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134, 135 literales b), e), f) y g), 136 literal h), 224, 225, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2004-00361. Actor: SOCIEDAD REFINADORA DE SAL REFISAL S.A. Marca mixta: SALSABOR.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de marzo de 2009.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: SOCIEDAD REFINADORA DE SAL REFISAL S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: SOCIEDAD DISTRIALIMENTOS E.A.T.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran:

      1. La sociedad DISTRIALIMENTOS E.A.T., solicitó el 13 de diciembre de 2001, el registro como marca del signo mixto SALSABOR para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

      2. Después de publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad REFINADORA DE SAL REFISAL S.A., presentó oposición con base en sus marcas mixtas REFISAL, registradas en Colombia bajo los Certificados Nos 243020 y 181904. La representación gráfica de las marcas es la siguiente:

      3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 26279 de 21 de agosto de 2002, decidió declarar infundada la oposición presentada y negar el registro solicitado.

      4. Las sociedades DISTRIALIMENTOS E.A.T. y REFINADORA DE SAL REFISAL S.A., presentaron recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 011918 de 30 de abril de 2003, resolvió los recursos presentados en el sentido de confirmar el acto impugnado, y concedió los recursos de apelación.

      6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 9977 de 30 de abril de 2004, resolvió los recursos de apelación en el sentido de revocar parcialmente el acto impugnado, concediendo el registro del signo solicitado.

      7. La sociedad REFINADORA DE SAL REFISAL S.A., presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con el anterior acto administrativo.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La sociedad demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos:

      1. Aduce, que los signos en conflicto son confundibles gráfica y visualmente.

      2. Manifiesta, que los signos en conflicto podrían generar confusión directa e indirecta en el público consumidor. Igualmente, podrían dar lugar a equivocaciones y riesgo de asociación, ya que algunos aspectos denominativos de los empaques con que se comercializan los productos son idénticos.

      3. Argumenta, que se realizó una encuesta para determinar el grado de confundibilidad de los signos, cuyos resultados fueron:

         • Nivel de similitud percibido: el 64 % de los encuestados los califica como muy parecidos o parecidos.

         • Probabilidad de confusión: un 30% la evalúa como alta, y un 21% como media.

         • El consumidor, generalmente reconoce una marca en el mercado: Refisal.

      4. Sostiene, que de admitirse el registro del signo solicitado, se estaría permitiendo un aprovechamiento de la inversión efectuada para construir la marca REFISAL, así como de la imagen y el posicionamiento de la misma.

      5. Explica, que se debe tener en cuenta que la sal es un producto masivo y, por lo tanto, el consumidor no presta atención al adquirirlo.

      6. Agrega, que se está afectando la familia de marcas REFISAL, ya que estas comparten elementos y evocan un mismo concepto. La marca REFISAL se encuentra registrada en Colombia bajo los siguientes certificados: 260189, 243020, 181904, 165190, 243772.

      7. Observa, que el signo SALSABOR se compone por las siguientes partículas: genérica “Sal” y descriptiva “sabor”; en consecuencia, es un signo que no posee suficiente distintividad. Además, la expresión “salsabor” es genérica, descriptiva y de uso común en la clase 30.

      8. Arguye, que la marca solicitada para registro claramente busca engañar al público consumidor, ya que si bien no hace una imitación exacta, si utiliza los elementos y colores del empaque de refisal con el fin de confundir al público consumidor.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda de la siguiente manera:

      • Sostiene, que el signo solicitado para registro es distintivo y no confundible con la marca mixta REFISAL. Desde el punto de vista fonético los signos en conflicto son completamente diferentes.

      • Explica, que entre los signos en conflicto no existen similitudes gráficas; si bien comparten expresiones en las etiquetas, estas son descriptivas de los productos que identifican y, por lo tanto, no son apropiables.

      • Agrega, que si bien el signo SALSABOR está compuesto por dos expresiones descriptivas, la manera en que están dispuestos otorgan distintividad al signo.

      b. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      La sociedad DISPROALIMENTOS LTDA, cesionaria de la sociedad DISTRIALIMENTOS E.A.T., contestó la demanda de la siguiente manera:

      • Argumenta, que el signo solicitado para registro es distintivo y susceptible de representación gráfica.

      • Sostiene, que en los signos en conflicto el elemento preponderante es el denominativo.

      • Agrega, que los signos en conflicto no presentan semejanzas gráficas, visuales y fonéticas.

      • Explica, que como las marcas en conflicto no son similares, no procede alegar la notoriedad de la marca opositora para impedir el registro.

      • Manifiesta, que los resultados del estudio estadístico están sesgados y no corresponden a la realidad.

      • Añade, que el signo SALSABOR es de fantasía y evocativo.

      • Manifiesta, que la marca REFISAL también es evocativa y, por lo tanto, la Superintendencia con base en el principio de la imparcialidad debe aplicar los mismos criterios al conceder el registro de la mencionada marca.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   La norma cuya interpretación se solicita y que será objeto de interpretación es el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

   No obstante lo anterior, el Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: artículos 134, 135, literales b) e), f), g), 136, literal h), 224, 225, 228 y 229 de la misma normativa.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

(…)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen...