PROCESO 37-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 37-IP-2009

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en base a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO.

Marca: “EL TORITO”.

Expediente Interno Nº 2004-0285.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete (7) días del mes de mayo del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 22 de abril de 2008.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO.

   La parte demandada la constituyen: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   El tercero interesado es: OSBORNE Y COMPAÑÍA S.A.

2. Actos demandados

   El señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - No. 36262 de 31 de octubre de 2001, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual canceló por falta de uso el registro No. 127382 correspondiente a la marca nominativa “EL TORITO” en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza registrada a favor del señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO.

   - No. 32875 de 2 de diciembre de 2003, por la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - No. 2933 de 30 de enero de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la decisión inicial.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO es titular de los siguientes registros y enseñas comerciales:

   1. EL TORITO, como marca, clase 29, certificado No. 127.535.

   2. EL TORITO, como enseña, clase 29, certificado No. 4209.

   3. EL TORITO, como marca, clase 30, certificado No. 127.534.

   4. EL TORITO, como enseña, clase 30, certificado No. 4283.

   5. EL TORITO, como marca, clase 32, certificado No. 127.382.

   6. EL TORITO, como enseña, clase 32, certificado 4282.

   7. EL TORITO, como marca, clase 42, certificado No. 127.132.

   8. EL TORITO, como enseña, clase 42, certificado No. 4284.

2. El 9 de julio de 1996, la sociedad OSBORNE Y COMPAÑÍA S.A. solicitó el registro del signo “EL TORO” par distinguir “vinos, espirituosos y licores”, productos comprendidos en la clase 33.

3. El 24 de septiembre de 1996, la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 436, contra la cual el señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO formuló observaciones.

4. El 11 de abril de 1997, la sociedad OSBORNE Y COMPAÑÍA S.A. formuló acción de cancelación del registro de marca por no uso, contra el certificado de registro “EL TORITO” No. 127382, en la clase 32, cuyo titular es el señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO.

5. La mencionada solicitud fue admitida a trámite mediante auto No. 4730 de 21 de julio de 1997, y se otorgó al titular del registro un término de 30 días con el objeto de que hiciera valer los alegatos tendientes a desvirtuar los argumentos presentados por la solicitante de la cancelación.

6. El 8 de octubre de 1997, el señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO dio respuesta a la demanda de cancelación, con el objeto de desvirtuar los argumentos esgrimidos.

7. El 31 de octubre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución No. 36262 por la cual canceló por falta de uso el registro No. 127382 correspondiente a la marca nominativa “EL TORITO” en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza registrada a favor del señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO.

8. El 2 de diciembre de 2003, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución No. 32875, por la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

9. El 30 de enero de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la resolución No. 2933, por la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la decisión inicial.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      El señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - La marca “EL TORITO” no solo se encuentra registrada en la clase 32, sino también en las clases 29, 30 y 42, donde existen productos y servicios similares y conexos con los productos de la clase 32.

      - Las circunstancias de que la expresión EL TORITO se encuentra registrada como marca en las clases 29, 30 y 31, y además está registrada y es usada como enseña comercial para distinguir establecimientos relacionados con productos y servicios de las clases 29, 30, 31, 32 y 42, impide la declaratoria del Derecho Preferente al Registro, en la clase 32, a favor de OSBORNE Y COMPAÑÍA S.A.

      - No es cierto que la marca EL TORITO, en la clase 32, no ha sido usada, en los términos previstos en la ley, para lo cual se aportó y solicitó la práctica de pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca.

      - Con el escrito de contestación de la demanda se aportaron las pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca “EL TORITO”, en la clase 32, así como también se solicitó la práctica de pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca.

      - Las resoluciones acusadas no tuvieron en cuenta la naturaleza de los productos y servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado, por tratarse de productos y servicios que se producen y se comercializan dentro de restaurantes y bares, como son los establecimientos de comercio de propiedad del señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO.

      - No es posible cancelar una marca de productos cuando se trata de productos de la clase 32, y sobre productos vinculados a una marca de servicios, de la clase 42 (hoy 45), como son las bebidas expendidas en el Bar y Restaurante EL TORITO.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) dentro del trámite de cancelación de la marca ‘EL TORITO’ clase 32, (…) la Superintendencia de Industria y Comercio, apreció y valoró las pruebas aportadas por el titular de la marca tendientes a demostrar el uso de la misma dentro del período comprendido entre los años 1994 y 1997, observando, acertadamente, que no se logró probar el uso de la marca registrada bajo el número 127382, tal como puede observarse dentro del expediente No. 92.230404”.

      - “Resulta evidente que existía legítimo interés de la sociedad solicitante de la cancelación de la marca en comento por cuanto se basa en que el registro cuya cancelación se pretende es un obstáculo para obtener el registro de la marca “EL TORITO” solicitada por su apoderado, (…)”.

      - “Si bien se acredita la titularidad del señor ANCIZAR GUTIÉRREZ BAQUERO para varias clases, pero no el uso de la marca ‘EL TORITO’ para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la nomenclatura vigente, objeto de la solicitud de cancelación de la marca que nos ocupa”.

      - “(…) los depósitos de enseñas comerciales, por los que se designan establecimientos comerciales, no demuestran ni la venta ni la disposición a título oneroso de productos distinguidos con la marca, sino el cumplimiento de trámites para la protección de los signos antes referenciados”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad OSBORNE Y COMPAÑÍA S.A., considerada como tercero interesado en las resultas del proceso, no contestó la demanda.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 22 de abril de 2008.

2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas

   El...