PROCESO 61-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 61-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 150 y 278 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N. 1 de Quito de la República de Ecuador. Asunto: Marca “LAMOGIN” (denominativa). Expediente Interno: 17811-2013-15321.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N. 1 de Quito de la República del Ecuador.

VISTOS:

El Oficio 6648-TDCA-DQ de 15 de enero de 2015, recibido personalmente el 22 de enero de 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito de la República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-15321.

El Auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   Partes en el proceso interno:

   Demandante: ALLERGAN INC.

   Demandados: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; el Procurador General del Estado de la República del Ecuador; y, GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES JULPHAR.

2. Hechos:

   1. El 25 de julio de 2001, GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES JULPHAR presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial la solicitud de registro del signo “LAMOGIN” (denominativo) para proteger todos los productos de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 438.

   2. El 27 de septiembre del 2001, ALLERGAN INC. presentó oposición al registro de la denominación “LAMOGIN”, fundada en la solicitud previa de la marca “LUMIGAN” (denominativa) para proteger “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del glaucoma” en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 980134 de 19 de abril del 2002, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la oposición presentada por LLERGAN INC. y concedió el registro de la marca LAMOGIN (denominativa).

   4. El 26 de agosto de 2002, ALLERGAN INC. solicitó que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito declare la ilegalidad de la mencionada resolución administrativa.

   5. El 3 de septiembre de 2002, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito admitió a trámite la demanda y citó a los demandados al proceso.

   6. El 23 de enero de 2003, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual contestó la demanda.

   7. El 24 de enero de 2003, la Procuraduría General del Estado contestó la demanda.

   8. El 8 de octubre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito señaló que: “Avocamos conocimiento de la presente causa (…) este Tribunal suspende el procedimiento y solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

3. Argumentos de la demanda:

   9. ALLERGAN INC. fundamentó su demanda en lo siguiente:

      - El signo “LAMOGIN” (denominativo) para proteger todos los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza resulta ser confundible con su marca “LUMIGAN” (denominativa).

      - Se debe anular la resolución que otorgó indebidamente el registro de la marca “LAMOGIN” (denominativa), mediante la cual sin el análisis legal adecuado, sin motivación y violando el procedimiento administrativo y las leyes de propiedad intelectual, rechazó la oposición presentada por ALLERGAN INC. y concedió el registro de LAMOGIN (denominativa).

      - Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Las denominaciones controvertidas tienen en común 6 de las 7 letras: L, A, M, G, I, N. Poseen el mismo número de sílabas y una similar extensión. Las consonantes son idénticas y ocupan un orden idéntico.

      - Al tratarse de marcas farmacéuticas debe realizarse un examen más riguroso.

   4. Argumentos de la contestación de la demanda:

   10. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; alegó expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado; impugnó la prueba que llegare a presentar el actor y pide se rechace la demanda.

       - EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO: Señaló domicilio para notificaciones.

       - GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES JULPHAR contesta la demanda indicando que:

       - Excepciona señalando: 1) Negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; 2) Señalando que el signo “LAMOGIN” (denominativo) cumple con los requisitos legales contenidos en los artículos 194, 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual; 3) Señalando que “LAMOGIN” es un signo distintivo y de representación gráfica y cumple con lo dispuesto en los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486; y, 4) negando que exista falta de motivación en la resolución impugnada. En su pretensión, solicita ratificar y confirmar en sentencia la Resolución 980134 del 19 de abril de 2002.

       INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   11. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b), i) y m) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, al tratarse el presente caso sobre un riesgo de confusión. Procede la interpretación del artículo 136[1] literal a) de la Decisión 486 y, de oficio, de los artículos 150[2] y 278[3] de la misma normativa.

1. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

   2. Comparación entre signos denominativos.

   3. Marcas farmacéuticas.

   4. Debida motivación de las resoluciones administrativas.

2. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

   12. En el presente caso, GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES JULPHAR solicitó el registro del signo “LAMOGIN” (denominativo) para proteger todos los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. ALLERGAN INC., presentó oposición al registro solicitado sobre la base de su solicitud previa de la marca “LUMIGAN” (denominativa) para proteger “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del glaucoma” en la Clase 5 de la Clasificación...