PROCESO 59-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 59-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS.

Marca: “EPAX” (denominativa).

Expediente Interno N° 2005-0295.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de cuatro de mayo de 2009.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. - PROCAPS.

   La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Los terceros interesados son: MERCK KgaA. LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.

2. Actos demandados

   PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - No. 16765 de 26 de julio de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual declaró fundadas las oposiciones formuladas por las sociedades Merck KgaA y Laboratorios Bussie S.A., declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Novartis AG.; y, en consecuencia, negar el registro de la marca nominativa EPAX solicitada por la sociedad Procaps S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - No. 23959 de 27 de septiembre de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad Procaps S.A., y se confirmó la resolución anterior.

   - No. 11933 de 25 de mayo de 2005, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto y se confirmó la Resolución No. 16765.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El 20 de septiembre de 2002, la sociedad PROCAPS S.A. solicitó el registro del signo nominativo “EPAX” para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 533, de 15 de noviembre de 2002.

3. Contra la mencionada solicitud, la sociedad Merck KgaA formuló oposición con base en la marca “EMPAX”, para distinguir productos de la clase 5. La sociedad Novartis AG formuló oposición con base en la marca “EPAXIM”, para distinguir productos de la clase 5. Laboratorios Bussié S.A. formuló oposición con base en la marca “TEPAX”, para distinguir productos de la clase 5.

4. El 26 de julio de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 16765, mediante la cual declaró fundadas las oposiciones formuladas por las sociedades Merck KgaA y Laboratorios Bussié S.A., declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Novartis AG.; y, en consecuencia, negar el registro de la marca nominativa EPAX solicitada por la sociedad Procaps S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. La sociedad PROCAPS S.A. interpuso y sustentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación.

6. El 27 de septiembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 23959, por la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución impugnada.

7. El 25 de mayo de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 11933, por la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 16765.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La Superintendencia de Industria y Comercio, consideramos no ha debido negar el registro de la marca solicitada por PROCAPS S.A. (EPAX) dado que este signo es claramente diferente del expuesto por las opositoras (EMPAX y TEPAX), esto tal y como quedó demostrado en el expediente donde se realizaron las comparaciones respecto de las estructuras gramaticales de cada uno de los tres vocablos”.

      - “(…) a nombre de PROCAPS S.A. está registrada desde cercanías del año 1987 la marca ‘EPA’ para productos de la clase 5 internacional, y que su llana y simple intención al momento de pretender registrar la marca ‘EPAX’ es únicamente la de otorgarle mayor fuerza comercial, lo que se traduce en que ‘EPAX’ es una derivación de ‘EPA’, dado que su unívoca modificación consiste en insertar la letra ‘X’ equis”.

      - “(…) si la Superintendencia estima univocidad gramatical, fonética y conceptual entre los vocablos ‘EPAX’, ‘TEPAX’ y ‘EMPAX’ no ha debido permitir que se hallan (sic) registrado ninguno de estos como marcas, pero claro está que los dos últimos coexisten pacíficamente en el mercado”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) se tiene que el signo ‘EPAX’ contrariamente a lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de la marca ‘EPAX’ (solicitada) frente a ‘EMPAX’ y ‘TEPAX’ registradas con anterioridad, resulta indudable que presentan similitudes gráficas y auditivas, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

      - “De una parte se tiene que los signos enfrentados ‘EPAX’ ‘EMPAX’ y ‘TEPAX’ cotejados, además de las semejanzas visuales, auditivas, tienen una similar composición ortográfica y fonética al contar con el mismo número de sílabas, guardando una misma secuencia tanto en sus vocales (E-A) como en sus consonantes (P-X), sin que el hecho de suprimir la metra M o la letra T, no le otorgan distintividad a ‘EPAX’ cuyo registro se solicita”.

      - “La coexistencia de las marcas en debate generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón a que marca (sic) solicitada ‘EPAX’ comprende los mismos productos de la clase 5 que amparan las marcas registradas ‘EPAX’ y ‘EMPAX’ y ‘TEPAX’”.

      - “(…) en cuanto a la referencia que hace la parte demandante de otras actuaciones administrativas cabe señalar que cada caso es independiente en el cual se analizan circunstancias especiales, lo que no compromete ni obliga a la oficina nacional competente a determinado pronunciamiento y verse el poder discrecional de la administración”.

   4. Terceros interesados

      Los terceros interesados: MERCK KgaA. y LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. no contestaron la demanda.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de mayo de 2009.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo denominativo “EPAX” fue presentada el 20 de septiembre de 2002, en vigencia de la normativa mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera que no es pertinente interpretar el artículo 154 solicitado por la consultante por no ser pertinente al presente caso.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o...