PROCESO 020-IP-2009

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 020-IP-2009

Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno: N° 2005-0154. Actor: CORPORACIÓN MARYMOUNT DE MEDELLÍN. Marca: “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, al primer día del mes de abril del año dos mil nueve.

VISTOS:

Que, mediante Oficio Nº 0071, de 22 de enero de 2009, recibido en este Tribunal el 11 de febrero de 2009, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2005-0154.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de marzo de 2009.

  1. LAS PARTES.

    Demandante: Corporación Marymount de Medellín.

    Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

    Tercero interesado: Fundación Nuevo Marymount.

  2. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES

  3. Hechos.

    El 23 de febrero de 2004, la CORPORACIÓN MARYMOUNT DE MEDELLÍN solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo nominativo “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN”, a fin de distinguir los servicios comprendidos en la Clase Nº 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

    Mediante Resolución Nº 19817, de 23 de agosto de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro marcario.

    El 07 de septiembre de 2004, la CORPORACIÓN MARYMOUNT DE MEDELLÍN interpuso y sustentó los recursos de reposición y apelación.

    Mediante Resolución Nº 26273, de 25 de octubre de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió sobre el recurso de reposición y confirmó la Resolución Nº 19817, de 2004.

    Mediante Resolución Nº 32709, de 29 de diciembre de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió sobre el recurso de apelación confirmando la Resolución Nº 19817, de 2004.

    2.2. Fundamentos de la Demanda:

    La parte actora estima que, en el presente caso, se han violado las disposiciones contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, argumentando las siguientes razones:

    Sostiene que, la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en un error de hecho, debido a que si bien el signo solicitado “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” (denominativo) y la marca “NUEVO MARYMOUNT” (denominativa) registrada a favor de Fundación Nuevo Marymount comparten el término “MARYMOUNT”, ello no determina la irregistrabilidad del signo solicitado, ya que se requiere que la coexistencia de las marcas genere riesgo de confusión.

    Considera también que, no existe riesgo de confusión directa pues no hay posibilidad que un padre de familia matricule a un hijo en el “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” con el convencimiento de que es el “NUEVO MARYMOUNT” de la Fundación Nuevo Marymount, ya que no hay consumidores más especializados que los padres de familia.

    Tampoco existe riesgo de confusión indirecta pues no hay lugar a que un padre de familia atribuya a los dos colegios un origen empresarial común pues si bien tanto la Fundación Nuevo Marymount como el “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” tienen origen en la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón de María, los lineamientos filosóficos y académicos de ambas instituciones son diferentes.

    La evolución en cuanto a la titularidad de las marcas queda manifiesta para el público consumidor con la sola lectura de las marcas, pues el signo solicitado “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” hace referencia al plantel educativo ubicado en la capital del Departamento de Antioquia.

  4. Contestación a la Demanda:

    La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que existen semejanzas desde el punto de vista ortográfico y fonético pues el signo solicitado reproduce parte de la marca registrada y el hecho de haberle agregado las expresiones “Colegio” y “de Medellín” no le dan al signo la distintividad requerida pues solo expresan la calidad del establecimiento educativo y la sede.

    Además, los signos en controversia distinguen los mismos servicios y presentan conexión competitiva.

    La Fundación Nuevo Marymount, como tercera interesada en este proceso, no contestó la demanda.

    CONSIDERANDO:

    Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

    Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la Interpretación Prejudicial solicitada de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

    DECISIÓN 486.

    (…)

    Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

    Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

    a) las palabras o combinación de palabras;

    (…)

    Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

    a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

    (…)

    .

    En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno Nº 2005-0154, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

  5. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO.

    La...

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