PROCESO 6-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 6-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal b), y 137 de la norma mencionada; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: CORPORACIÓN INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. Marca: “AGUA MINERAL SANTA CRUZ” (mixta). Expediente Interno: 3922-2011-0-1801-JR-CA-04.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 29 días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 3922-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 13 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 3922-2011-0-1801-JR-CA-04.

El Auto de 20 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: CORPORACIÓN INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A.

      Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

      Tercero Interesado: INDUSTRIA TUXA SANTA CRUZ S.A.C.

   2. Hechos:

   1. El 29 de enero de 2007, Donanciano Garriazo Chalco (Perú) solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual la nulidad del registro de la marca de producto AGUA MINERAL SANTA CRUZ (mixta), que distingue productos de la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 7 de marzo de 2007, Corporación Industrial Santa Cruz S.A. absolvió el traslado de la acción señalando que los productos que distingue la marca cuya nulidad se pretende no guardan vinculación alguna con los productos que distingue la marca registrada a favor de la accionante.

   3. El 23 de julio de 2009, Industria Tuxa Santa Cruz S.A.C. señaló que había adquirido los derechos sobre la marca SANTA CRUZ inscrita bajo los Certificados 3866, 117566 y 125169, considerándola en adelante, como accionante de la solicitud de nulidad.

   4. Mediante Resolución 2458-2009/CSD-INDECOPI de 4 de septiembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad interpuesta

   5. INDUSTRIA TUXA SANTA CRUZ S.A.C. formuló recurso administrativo de apelación.

   6. Mediante Resolución 805-2011/TPI-INDECOPI de 13 de abril de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual revocó la resolución apelada, accedió a la solicitud presentada y declaró la nulidad del registro de la marca AGUA MINERAL SANTA CRUZ (mixta), al considerar que existía vinculación competitiva entre los productos que distinguen los signos mencionados.

   7. El 22 de julio de 2011, CORPORACIÓN INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A., interpuso demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 805-2011/TPI-INDECOPI.

   8. Mediante sentencia de 23 de enero de 2014, el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda.

   9. CORPORACIÓN INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

   10. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima solicita interpretación prejudicial en los siguientes términos:

       1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos de las Clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, distinguidos por signos semejantes

       .

   3. Argumentos de la demanda:

   11. La demandante CORPORACIÓN INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. señaló lo siguiente:

       - Que el signo conformado por la denominación AGUA MINERAL SANTA CRUZ (mixta) no afecta los derechos de Industria Tuxa Santa Cruz S.A.C. sobre la marca y el nombre comercial SANTA CRUZ (denominativa), pues, tales signos distinguen productos de clases diferentes, por lo que considera que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual no ha tomado en cuenta que el hecho de que los signos en conflicto guarden cierta aproximación, no implica que los signos no puedan ser plenamente distinguibles por el público consumidor.

       - El signo Agua Mineral Santa Cruz distingue “aguas minerales” de la Clase 32 y de ninguna manera se confunde con el signo Santa Cruz de la Clase 29. Dichos signos pertenecen a distinta clasificación: uno dedicado a agua mineral y el otro a hamburguesas.

       - Asimismo, sostuvo que la utilización de un signo por parte de una sociedad para distinguir determinado producto no debe ser obstáculo para que otra sociedad puede utilizar algún término de dicho signo para distinguir un producto diferente, en tanto no se puede otorgar el monopolio sobre una palabra que puede ser utilizada con frecuencia para distinguir productos.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   12. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera:

       - Que las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinan la existencia de riesgo de confusión entre dos signos, por lo que la eventualidad de que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios de clases distintas, constituye un hecho irrelevante.

       - Refiere, además, que la vinculación o conexión competitiva es una categoría jurídica que implica una relación entre productos o servicios, la cual se produce en el mercado y es susceptible de generar confusión en el público consumidor.

       - Asimismo, señala que se encuentra acreditado que TUXA SANTA CRUZ utilizaba el nombre comercial EMBUTIDOS TUXA SANTA CRUZ para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de hamburguesas, chorizo, jamón del país, chicharrón de prensa y papas fritas de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, advirtiéndose que algunos de los productos comercializados a través del nombre comercial estaban identificados con las marcas SANTA CRUZ o TUXA, lo que demuestra una coincidencia entre el nombre comercial utilizado y las marcas que identifican los productos que se venden a través de dicho nombre comercial.

   13. En los documentos remitidos por el Juez Consultante no obra la contestación a la demanda presentada por Industria Tuxa Santa Cruz S.A.C., por lo que no es posible señalar cuáles han sido los argumentos de su contestación.

   5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

   14. El Juzgado declaró infundada la demanda por considerar que: las denominaciones que conforman la marca y el nombre comercial SANTA CRUZ (denominativa) de Industria Tuxa Santa Cruz S.A.C. y la marca AGUA MINERAL SANTA CRUZ (mixta) de Corporación Industrial Santa Cruz S.A. son idénticas por lo que generan el mismo impacto sonoro, pues, si bien la marca registrada a favor de Corporación Industrial Santa Cruz S.A. contiene elementos figurativos que producen un impacto visual de conjunto diferente, existe identidad fonética entre ambos signos; lo cual resulta suficiente para determinar que existe riesgo de confusión entre ellos, aunado a la vinculación competitiva de los productos que ambos signos distinguen.

   6. Argumentos del recurso de apelación:

   15. Corporación Industrial Santa Cruz S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial al considerar que no contenía una adecuada motivación ni solidez doctrinaria, toda vez que no se ha analizado el riesgo de asociación indirecta entre los productos que distinguen los signos distintivos bajo análisis.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   16. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada; y, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal b), y 137 de la Decisión 486[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. El riesgo de confusión directa, el riesgo de confusión indirecta y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

   2. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

   3. La protección del nombre comercial.

   4. Conexión competitiva entre las Clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   5. Actos de competencia desleal. El aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO, RIESGO DE CONFUSIÓN INDIRECTO Y RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

   17. En el presente caso, DONANCIANO GARRIAZO CHALCO solicitó la nulidad del registro de la marca de producto AGUA MINERAL SANTA CRUZ (mixta), que distingue productos[2] de la...