PROCESO 08-IP-2009

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 08-IP-2009

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e); y, de oficio, de los artículos 84 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Actor: CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA. Marca: “BOLY BO”. Expediente Interno: Nº 6471-LE.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil nueve.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 606- TDNº 1CA-1S- 6471- LE, de 03 de diciembre de 2008, recibido en este Tribunal el 19 de enero de 2009, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, remitió el expediente ante este Tribunal con la finalidad de dar paso a la solicitud de Interpretación Prejudicial Nº 6471-LE.

  1. Antecedentes

  2. Las partes

    Demandante: CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA.

    Demandado: Director Nacional de Propiedad Industrial, Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

    1.2. Hechos relevantes

    1. Los hechos:

    El 02 de junio de 1995, DULCES DE COLOMBIA S.A. presentó la solicitud de registro del signo denominado “BOLY BO” destinado a proteger todos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud a la que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial le concedió el Nº 57720-95.

    El signo solicitado “BOLY BO” se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 367 en el mes de agosto de 1995 y, dentro del término correspondiente, CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA con su marca “BOLIMBO”, ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL COMERCIAL con su marca “BOLIN BOLA” y WARNER-LAMBER COMPANY con su marca “BUBALOO”, presentaron observaciones en contra de la solicitud de registro de la denominación “BOLY BO”.

    Mediante Oficio Ministerial Nº 971668, de 22 de agosto de 1999, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, resolvió rechazar las tres observaciones interpuestas, concediendo el registro del signo solicitado “BOLY BO”.

    El 29 de noviembre de 1999, CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA interpone recurso de plena jurisdicción ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito, a fin de solicitar se decrete la nulidad de la Resolución Nº 971668, de 22 de agosto de 1999, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolución en la que se concedió el registro de la marca “BOLY BO” presentada por DULCES DE COLOMBIA S.A.

  3. Fundamentos de la Demanda:

    Los argumentos esgrimidos por la observante CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA son:

    • Argumenta ser la propietaria de la marca “BOLIMBO” registrada en el Perú y México dentro de la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional.

    • Que existe marcada semejanza gráfica, visual, auditiva y fonética entre la denominación “BOLY BO” y la marca registrada “BOLIMBO”, lo cual ocasionaría un grave riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que DULCES DE COLOMBIA S.A. se beneficiaría del prestigio adquirido por la marca registrada “BOLIMBO”.

    • Que la solicitud de registro del signo “BOLY BO” es irregistrable, en razón a que no cumple y, al contrario, contraviene lo dispuesto en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

  4. Contestación a la demanda:

    El Director Nacional de Propiedad Industrial esgrime los siguientes argumentos:

    • Negativa pura y simple de los argumentos de hecho y de derecho de la demanda.

    • Con respecto a la primera observación con la marca registrada “BOLIMBO”, de propiedad de CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA, la misma no se encuentra registrada en el Ecuador, además, no se envió el registro que aseguró tener en el Perú por lo que vendría a ser improcedente.

    • Con respecto a la segunda observación, realizado el examen marcario y efectuada la comparación entre las denominaciones en conflicto, se concluyó que los signos confrontados “BOLY BO” y “BOLIN BOLA”, no tienen similitud y no son confundibles gráfica, fonética, visual y auditivamente, por lo que no existe riesgo de confusión en el público consumidor.

    • Con respecto a la tercera observación y realizado el análisis marcario, se concluyó que “BOLY BO” y “BUBALOO”, son signos perfectamente perceptibles; que cada uno de ellos tiene su propia identidad, por lo que no hay riesgo de confusión en el público consumidor al momento de adquirir el producto, a pesar de que comparten la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional.

    CONSIDERANDO:

  5. Competencia del Tribunal.

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 11 de febrero de 2009.

  6. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas.

    La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicitó la interpretación de los artículos 81; 82 literales a) y h); y, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

    En tal sentido, este Tribunal considera pertinente interpretar los artículos 81; 83 literales a), d) y e); y, de oficio, los artículos 84 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

    En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

    DECISIÓN 344

    (…)

    DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

    Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

    Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

    (…)

    Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

    a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

    (...)

    d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de...

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