PROCESO 002-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 002-IP-2009

Interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 136 literales a) y h), 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: IPESA (mixta)

Actor: IPESA S.A.C.

Proceso interno Nº 2493-2008.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de marzo del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2493-2008;

El auto de 11 de febrero de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: IPESA S.A.C.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI.

Tercero interesado: GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERÚ S.A.

b) Hechos

1. El 18 de agosto de 2003, IPESA S.A.C. solicitó el registro como marca del signo constituido “por la figura de un círculo en cuyo interior se aprecia una franja conteniendo la denominación IPESA escrita en letras características y debajo de ella la figura de un pequeño círculo, en los colores celeste y blanco”, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. A dicho registro no se presentaron oposiciones.

2. Por Resolución Nº 002607-2004/OSD-INDECOPI, de 27 de febrero de 2004, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, de oficio, resolvió: “DENEGAR el registro de la marca de servicio solicitada por IPESA S.A.C., de Perú”, por considerar que era confundible con la marca constituida “por el logotipo conformado por una figura cuadrangular compuesta por un cuadrado pequeño en cuyo interior se aprecia la denominación SP escrita en letras características y un rectángulo; debajo la denominación GRUPO SIPESA escrita en letras características; todo en los colores celeste, negro y blanco (…)” registrada a favor de GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERÚ S.A. para distinguir servicios de la Clase 35.

3. Contra dicha Resolución, IPESA S.A.C. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 0501-2004/TPI-INDECOPI, de 3 de junio de 2004, decidió: “CONFIRMAR la Resolución Nº 2607-2004/OSD-INDECOPI (…) y en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de servicio (…)”.

4. IPESA S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas. Por Resolución número ocho de 13 de marzo de 2006, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “FUNDADA LA DEMANDA (…) DECLARARON NULA la Resolución Nº 0501-2004/TPI/INDECOPI, y ORDENARON al INDECOPI la inscripción de la marca IPESA y logotipo (…)”.

5. Contra dicha Providencia el GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERÚ S.A. y el INDECOPI interpusieron recurso de apelación, este recurso fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que, por Providencia de 24 de agosto de 2007, decidió revocar “la sentencia apelada (…)”; y, reformarla declarando “INFUNDADA la demanda (…)”.

6. Contra dicha Sentencia IPESA S.A.C. interpuso recurso de casación. Por Providencia de 20 de octubre de 2008 la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al conocer el recurso de casación, manifestó que “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial (…) a efectos de solicitar el informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486; y, cuál es la debida aplicación de éste dispositivo al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…)”.

   3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   IPESA S.A.C. en su demanda contencioso administrativa, manifiesta:

1. Sobre la afirmación de la autoridad administrativa de que la palabra GRUPO carece de total relevancia “En el caso que nos ocupa, la palabra ‘GRUPO’ sí forma parte del logotipo de la marca de servicio, razón por la cual debe ser tomada como una diferencia sustancial, y no como lo manifiesta la autoridad, carente de toda relevancia”.

2. “Si a esto le agregamos que la marca registrada, también está constituida por la partícula SP y además de las palabras GRUPO SIPESA, esta misma unión o frase, se distingue de sobrada manera de la palabra IPESA, en tanto como observará el Despacho, si compara una marca con la otra, es por demás imposible que se genere confusión entre las mismas”.

3. Que el examen de registrabilidad debe hacerse sin descomponer los signos es decir, “teniendo en consideración que la marca registra (sic) es SP GRUPO SIPESA y la marca que pretende registrarse es IPESA”, por lo que “mal puede la autoridad administrativa, determinar que el grado de confundibilidad, sólo debe verificarse comparando las denominaciones SIPESA e IPESA (…)”.

4. Respecto a la posición de los consumidores dice que “estamos al frente de un consumidor que toma especial cuidado para contratar a una empresa que ingresa al mercado con determinada marca de servicio, lo cual lo distingue de un consumidor común (…)”.

5. Que “entre las marcas en cuestión, no existe grado de confundibilidad alguno, y como es menester, las dos pueden competir en el mercado (…)”.

6. Finalmente, sostiene que “nuestra empresa hace algún tiempo gozó de la marca IPESA (…), hemos actuado muchos años en el mercado con la mencionada marca (…)”.

   d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El INDECOPI contesta la demanda y manifiesta:

1. Respecto a que el signo “IPESA y logo”, solicitado a registro, no resultaría confundible con la marca “GRUPO SIPESA y logo” dice que dichos signos: “fonéticamente resultan semejantes, debido a que presentan el mismo número de sílabas y la misma secuencia de vocales (…) lo que determina una pronunciación y entonación similar (…), desde el punto de vista gráfico (…)” se tiene “una impresión visual de conjunto similar”. Por estas razones “la autoridad administrativa consideró que las marcas ‘IPESA y logo’ y ‘SIPESA y logo’ resultaban confundibles, no siendo posible su coexistencia pacífica en el mercado, sin riesgo de inducir a confusión al consumidor”.

2. Respecto a que la autoridad administrativa no habría efectuado un análisis del conjunto dice que: “el INDECOPI, al...