PROCESO 123-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 123-IP-2008

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a) y b), 96 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno: Nº 2002-0424 Marca: “MAXITORTAS” (mixta). Actor: REPOSTERÍA MAXITORTAS LTDA.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 13 días del mes de marzo del año dos mil nueve.

VISTOS:

El Oficio Nº 1639, de 02 de septiembre de 2008, recibido en este Tribunal el 04 de noviembre de 2008, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal b) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2002-0424.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante el auto dictado el 04 de febrero de 2009.

1. Las partes.

   Demandante: REPOSTERÍA MAXITORTAS LTDA.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

   de la República de Colombia.

   Tercero interesado: Sandra Patricia Hurtado Echeverry.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   El 08 de febrero de 2000, Sandra Patricia Hurtado Echeverry presentó solicitud de registro del signo “MAXITORTAS” (mixto) para amparar “Servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo a través de restaurantes, autoservicios, cantinas y similares. La comercialización (compra, venta, distribución) de productos de pastelería y confitería” en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El 27 de marzo de 2000, se publicó el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 490 y no se presentaron observaciones por parte de terceros.

   El 15 de septiembre de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 23369, resolvió denegar el registro del signo “MAXITORTAS” (mixto), por considerar que se encontraba incurso dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, además, por considerar que el signo carece de fuerza distintiva.

   El 30 de noviembre de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 31179, resuelve confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 23369, de 15 de septiembre de 2000; y, conceder el recurso de apelación interpuesto.

   El 30 de marzo de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución Nº 11430, resuelve revocar la decisión contenida en la Resolución Nº 23369, de 2000, y conceder el registro del signo “MAXITORTAS” (mixto) a favor de Sandra Patricia Hurtado Echeverry.

   El 15 de noviembre de 2002, la sociedad REPOSTERÍA MAXITORTAS LTDA. interpone Acción de Nulidad y de restablecimiento del derecho.

   El 18 de diciembre de 2002, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, resuelve admitir a trámite la demanda presentada.

3. Fundamentos de la Demanda:

   La sociedad REPOSTERÍA MAXITORTAS LTDA. fundamenta la demanda en los siguientes términos:

   • Manifiesta que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto el signo “MAXITORTAS” (mixto) no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

   • Existe una evidente similitud entre el signo solicitado “MAXITORTAS” (mixto) de Sandra Patricia Hurtado Echeverry y el nombre comercial “MAXITORTAS” previamente usado por la sociedad REPOSTERÍA MAXITORTAS LTDA. desde el año 1998 cuando se constituyó la compañía, por tal razón el signo solicitado no es lo suficientemente distintivo para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   • El nombre comercial correspondiente a la denominación social REPOSTERÍA MAXITORTAS LTDA. tiene el derecho de uso exclusivo en virtud de haberle dado el primer uso.

   • Además, se violaron los artículos 136 literal b) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpuso ni aplicó correctamente las disposiciones señaladas.

   • Las inobservancias de las disposiciones señaladas conducen a no salvaguardar los derechos de REPOSTERÍA MAXITORTAS LTDA.

4. Contestación a la demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda en los siguientes términos:

   • Que no se tengan en cuenta las pretensiones y condenas de la sociedad REPOSTERÍA MAXITORTAS LTDA. puesto que no se incurrió en violación de los artículos 134, 136 literal b) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   • Que la resolución impugnada se expidió en legal y debida forma.

   • Que la Superintendencia de Industria y Comercio se apegó plenamente al trámite administrativo en el tema de solicitud de registro de marcas, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

   • En cuanto al anterior uso del nombre comercial “MAXITORTAS” por parte de la sociedad REPOSTERÍA MAXITORTAS LTDA. cabe tomar en cuenta: “El sistema declarativo de adquisición de derecho sobre un nombre comercial, la extinción del derecho sobre el nombre comercial y la carga de la prueba del nombre comercial”, por tal razón resulta evidente que el signo “MAXITORTAS” (mixto) es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que es suficientemente distintivo y su registro no conllevaría a error y confusión al público consumidor.

   • Concluyó manifestando que, los actos administrativos emanados por la Superintendencia de Industria y Comercio no son nulos, se ajustan a pleno derecho y no violan normas supranacionales.

5. Argumentos del Tercero Interesado.

   Sandra Patricia Hurtado Echeverry, en calidad de tercera interesada, contesta la demanda, en los siguientes términos:

   • Oposición total a las pretensiones de la demanda.

   • Solicita al Honorable Consejo de Estado que se niegue todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

   • Que declare la validez de la Resolución Nº 11430, de 30 de marzo de 2001, por medio de la cual se concedió el registro del signo “MAXITORTAS” (mixto) a su favor.

   • No es cierto que la sociedad demandante sea titular del nombre comercial “MAXITORTAS”, por cuanto este signo es utilizado por Sandra Patricia Hurtado Echeverry desde 1984, para distinguir la actividad comercial relacionada con prestación de servicios de restaurante; y, en la compra venta y distribución de alimentos, sometiéndose a probar lo dicho dentro del proceso. Así, la solicitante del registro ha usado el nombre comercial “MAXITORTAS” antes que cualquier otro sujeto, específicamente desde el año 1984 cuando ni siquiera tenía existencia la sociedad demandante REPOSTERÍA MAXITORTAS LTDA. que se constituyó 14 años después, por lo cual el derecho al nombre comercial es de Sandra Patricia Hurtado Echeverri, así como, la titularidad de la marca “MAXITORTAS” (mixta).

   • La sociedad actora no presentó observación ni recursos en el trámite administrativo donde se otorgó el registro de la marca que impugna; además, alega competencia desleal y mala fe.

   • En principio, la parte demandante no aportó prueba alguna del uso del nombre comercial, siendo así que las pruebas presentadas con posterioridad fueron creadas después del año 2000, cuando ya se había registrado la marca “MAXITORTAS” (mixta). Además, lo que es peor aún, muchas de las pruebas fueron creadas con posterioridad a la presentación de la demanda de nulidad, con la vana intención de maquillar injustamente la pretensión de la demandante.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

   Que, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal b) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2002-0424. Sin embargo, la solicitud de registro fue presentada el día 08 de febrero de 2000, en plena vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Es así que, este Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a) y b), 96 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (...)

   Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 82. No podrán...