PROCESO 58-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 58-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: "VELOMED" (denominativa). Expediente Interno: 00830-2010-0-1801-JR-CA-14.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 830-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 21 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el día 22 de enero de 2015 vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 00830-2010-0-1801-JR-CA-14.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero Interesado: ALBIS S.A.

Hechos:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 16 de septiembre de 2008 ALBIS S.A., solicitó el registro del signo VELOMED (denominativo) para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 15 de octubre de 2008, se publicó en el diario oficial "El Peruano", la solicitud de registro de la marca VELOMED (denominativa).

* El 20 de octubre de 2008 E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C., dentro de los treinta días útiles posteriores a la publicación de tal solicitud formuló oposición sobre la base del registro previo de su marca VELOCEF (denominativa) para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 3 de junio de 2009, mediante Resolución 001291-2009/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi en su condición de autoridad de primera instancia administrativa, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado.

* El 15 de junio de 2009 E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C., interpuso recurso de apelación.

* El 13 de enero de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI expidió la Resolución 0105-2010/TPI-INDECOPI confirmando la resolución de primera instancia.

* El 7 de febrero de 2010 E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C., presentó demanda contenciosa administrativa.

* El 12 de mayo de 2012 el INDECOPI contestó la demanda contenciosa administrativa.

* El 19 de junio de 2012 ALBIS S.A., en calidad de tercero interesado contestó la demanda contenciosa administrativa.

* El 7 de marzo de 2014 el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de mercado, dictó la Sentencia signada como Resolución Número Catorce, por la cual declaró infundada la demanda planteada.

* El 21 de mayo de 2014 E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C., planteó recurso de apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Número Catorce.

* Mediante providencia de 14 de octubre de 2014 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a:

"Cómo debe analizarse e interpretarse la distintividad en signos que distinguen productos farmacéuticos y emplean términos de uso común o genérico, de conformidad con el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486".

+ Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

* La sociedad E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Afirma que existe un evidente parecido entre la marca registrada con anterioridad VELOCEF (denominativa) y el signo solicitado con posterioridad VELOMED (denominativo).

* Aduce que las marcas registradas están formadas por el mismo número de letras debido a esto su extensión gráfica es idéntica.

* Afirma que entre las marcas registradas no solo hay identidad entre las vocales sino también en la mayoría de consonantes por lo que resulta obvio que la marca VELOMED (denominativa), registrada posteriormente fue constituida en base a una marca anteriormente registrada como lo es VELOCEF (denominativa) con la cual guarda estrecha similitud tanto en la forma de escribir como en su pronunciación.

* Enuncia que la única diferencia entre estas dos marcas es la quinta letra lo cual no es suficiente para establecer una diferencia además tienen todas las letras idénticas y ubicadas en los mismos lugares.

* Refiere que además de la similitud gráfica y fonética las dos marcas protegen los mismos productos farmacéuticos y medicinales ubicados en la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Señala que entre estas marcas no solo existe confusión directa sino también confusión indirecta.

2. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).

   * El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   * Enuncia que para que exista riesgo de confusión los signos deben guardar tal semejanza que haga que su coexistencia en el mercado pueda inducir a error en el público consumidor.

   * Afirma que a pesar de que las marcas compartan algunas letras en común no permiten llegar a la conclusión de que exista similitud entre las marcas al punto de provocar confusión a los consumidores toda vez que se debe analizar la impresión que en conjunto generan los signos en el consumidor.

   * Indica que resulta relevante mencionar que si bien los signos confrontados coinciden en el uso de la inicial VELO, esto de ninguna manera puede determinar su semejanza pues ésta es de uso frecuente en la conformación de marcas registradas para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   * Señala que ninguna persona tiene la exclusividad para el uso de la partícula VELO, por lo que ésta no puede resultar determinante para establecer semejanzas entre signos que pretenden distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Argumentos de la contestación del tercero interesado.

   * ALBIS S.A., dentro de los argumentos de su contestación manifestó lo siguiente:

   * Manifiesta que concuerda con la autoridad administrativa pues al existir diversos signos registrados a nombre de diferentes terceros que utilizan el término VELO para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se demuestra que su coexistencia es posible sin que ello cause confusión al público consumidor, pues difícilmente el término VELO podría...