PROCESO 58-IP-2012

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 2114
• Número de registro: 58-IP-2012
• Fecha de publicación: 07 Noviembre 2012
• Sección: Procesos
• Año: 2012
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 58-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal d), 83 literal a), 87 literal b), 88 literal b), 90, 92 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: Sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

Marca: “CHOCO TACO” (MIXTA).

Expediente Interno N° 2006-00060.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro (4) días del mes de julio del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de trece (13) de junio de 2012.

1. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación adjuntada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

Demandante: la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Terceros interesados: las sociedades CHOCOLATES EL REY C.A., COLOMBINA S.A., COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. y COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

2. Actos demandados

La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

• Resolución No. 14075 de 30 de abril de 2001, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, revocó los artículos 3 y 4 de la decisión contenida en la Resolución No. 23646 de 15 de septiembre de 2000, declaró infundada la observación presentada por la sociedad Compañía de Galletas Noel S.A. y concedió, en consecuencia, el registro del signo “CHOCO TACO” (mixto), para distinguir chocolate blanco con chispitas de chocolate, producto comprendido en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

1. Los hechos:

• El 7 de febrero de 2000, la sociedad CHOCOLATES EL REY C.A. solicitó el registro del signo “CHOCO TACO” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

• El 27 de marzo de 2000, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 490.

• La sociedad COLOMBINA S.A. formuló observación a la solicitud de registro. Se fundamentó en el registro previo de su marca “CHOCOTAZA”, para proteger productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

• La sociedad COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. formuló observación a la solicitud de registro. Se fundamentó en el registro previo de su marca “TACO-TACO”, para proteger productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

• La sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. formuló observación a la solicitud de registro. Se fundamentó en que el signo solicitado es descriptivo de los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

• El 15 de septiembre de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 23646, por medio de la cual resolvió declarar infundadas las observaciones formuladas por las sociedades COLOMBINA S.A. y COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., declaró fundada la observación formulada por la sociedad COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.; y, en consecuencia, negó el registro del signo “CHOCO TACO” (mixto), solicitado por la sociedad CHOCOLATES EL REY C.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

• La sociedad CHOCOLATES EL REY C.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

• El 30 de enero de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 00914 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

• El 30 de abril de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 14075, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y revocó los artículos 3 y 4 de la decisión contenida en la Resolución No. 23646 de 15 de septiembre de 2000, declaró infundada la observación presentada por la sociedad Compañía de Galletas Noel S.A. y concedió, en consecuencia, el registro del signo “CHOCO TACO” (mixto), para distinguir chocolate blanco con chispitas de chocolate, producto comprendido en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad CHOCOLATES EL REY C.A.; quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.,en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó un registro de marca a un signo que es idéntico a las marcas anteriormente registradas a nombre de mi representada (…) para distinguir productos de la misma clase internacional. En efecto, la marca CHOCO TACO (MIXTA) como incompletamente se denominó y se publicó, incluye la figura de una corona junto a la expresión EL REY en un lugar central de la etiqueta (…)”.

• “(…) la expresión EL REY que hace parte preponderante del aspecto nominativo del signo CHOCO TACO (MIXTA), es idéntico a los múltiples registros de la marca EL REY (MIXTA) y EL REY (NOMINATIVA), en la clase treinta (30) internacional cuyo titular es mi poderdante (…). Por ende, la marca CHOCO TACO (MIXTA) resulta confundiblemente similar con las marcas previamente registradas por mi representada (…)”.

• “La confusión se acentúa si tenemos en cuenta que además (…) pretende distinguir los mismos productos de la clase treinta internacional (…)”.

• “La Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 145 de la Decisión 486 pues la solicitud para el registro de CHOCO TACO (MIXTA) no cumplía con el lleno de los requisitos exigidos por el artículo 138 de la mencionada Decisión. En efecto, el signo fue mal solicitado como CHOCO TACO (MIXTA) y no CHOCO TACO EL REY (MIXTA) como ha debido denominarse puesto que el mismo incluía dentro de su aspecto denominativo la expresión EL REY. Frente a este punto, ha debido la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO exigir que se corrigiera la solicitud con el fin de incluir dentro de la Denominación del Signo la palabra EL REY, pues una marca mal solicitada será mal publicada, lo que a la postre conllevará violación del derecho de defensa de los terceros que pudieran verse afectados con la solicitud de marca”.

• “(…) el registro de la marca CHOCO TACO (mixta), que debiera haberse denominado CHOCO TACO EL REY (MIXTA), no obstante estar incurso en causal de nulidad por las razones ya anotadas, además fue obtenido de mala fe, pues su titular, a sabiendas de que el mismo iría a ser negado a registro en virtud de contener la expresión EL REY, omitió mencionarlo dentro de la solicitud con un fin injusto o irregular, es decir, la obtención de un registro con la expresión EL REY, aunque aparentemente revestido de un ropaje legal”.

• “La marca de un lado no fue correctamente publicada pues no incluyó todos los elementos del signo en su parte denominativa (…) Esto sin duda conculcó los derechos y la oportunidad de mi representada (…) quien tiene legítimo interés por el cual hubiera fundadamente interpuesto oposición de haber tenido la oportunidad de conocer la marca integralmente como debió haber sido publicada”.

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “Efectuado el estudio de confundibilidad se establece que si bien en la parte inferior de la marca ‘CHOCO TACO’ (mixta) aparece en letra más pequeña la expresión ‘EL REY’ en tipo especial de letra, ello no es determinante a efectos de establecer la irregistrabilidad del signo solicitado, habida cuenta que los elementos gramaticales de ‘CHOCO TACO’ le imprimen a cada signo la...