PROCESO 111-IP-2008

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 111-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: AVENTIS PHARMA S.A.

Marca: “DAXOTEL”.

Expediente Interno N° 2004 - 0235.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los once (11) días del mes de febrero del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diecinueve de noviembre de 2009.

  1. Antecedentes

  2. Las partes

    La parte demandante es: AVENTIS PHARMA S.A.

    La parte demandada la constituyen: LA NACIÓN COLOMBIANA- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

    Los terceros interesados son: DABUR INDIA LIMITED, GALENO QUÍMICA S.A. y EURODRUG LABORATORIES B.V.

  3. Actos demandados

    La sociedad AVENTIS PHARMA S.A. solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: No. 28346, de 30 de septiembre de 2003, No. 32069, de 24 de noviembre de 2003 y No. 37287 de 30 de diciembre de 2003, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la demandante y concedió a la sociedad DABUR INDIA LIMITED el registro del signo DAXOTEL, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

  4. Hechos relevantes

    Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

    1. Los hechos

    Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

  5. El 28 de febrero de 2003, la sociedad DABUR INDIA LIMITED presentó la solicitud de registro como marca del signo “DAXOTEL” (denominativo), para distinguir “preparaciones farmacéuticas anti-cáncer”, productos comprendidos en la Clase Internacional No. 5.

  6. El 30 de abril de 2003, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 527 y, dentro del término legal, las sociedades GALENO QUÍMICA S.A., AVENTIS PHARMA S.A. y EURODRUG LABORATORIES B.V. presentaron oposiciones a la solicitud de registro. AVENTIS PHARMA S.A. argumentó el registro previo y prioritario de la marca “TAXOTERE”, vigente hasta el 11 de febrero de 2004.

  7. El 30 de septiembre de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia expidió la Resolución No. 28346, a través de la cual declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro del signo denominativo ”DAXOTEL” a favor de la sociedad DABUR INDIA LIMITED. Contra esta Resolución se presentaron los recursos de reposición y apelación.

  8. El 24 de noviembre de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 32069 a través de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto y decidió confirmar la Resolución No. 28346.

  9. El 30 de diciembre del 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 37287, a través de la cual resolvió el recurso de apelación y decidió confirmar la Resolución No. 28346.

    1. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad AVENTIS PHARMA S.A., a través de apoderado, presenta demanda en contra de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La marca DAXOTEL solicitada posteriormente para registro es similar a la marca registrada con anterioridad por mi poderdante en la configuración de las letras (punto de vista gráfico y visual) y en la pronunciación (punto de vista fonético)”.

      - “Las marcas son confundibles por las siguientes razones derivadas de las reglas de comparación entre marcas (…)

      (…) La comparación en conjunto muestra que entre las marcas TAXOTERE y DAXOTEL existe una similitud de conjunto. Similitud que se acentúa en la medida en que se trata de signos nominativos, donde la primera impresión visual, de acuerdo con la composición ortográfica, y fonética por ser el medio, la voz, la forma como el usuario demanda el producto distinguido con la marca.

      (…) Los falladores examinaron las marcas en forma simultánea, practicando un estudio tan prolijo que solo un técnico en el tema practica, para así establecer las sutiles diferencias que existen entre las marcas.

      (…) los examinadores no asumieron la posición de un usuario medio, sino que analizaron las marcas como técnicos en marcas, lo cual los llevó a encontrar insignificantes las similitudes entre los signos (…). El análisis efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio, en sus diferentes instancias, no tuvo en cuenta que ambas marcas distinguen productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5ª internacional”.

      - “(…) la marca registrada a nombre de mi poderdante comprende la totalidad de productos farmacéuticos, por lo cual, independientemente de los productos amparados por el signo DAXOTEL, éstos se encuentran incluidos dentro de los que comprende TAXOTERE. De manera que es posible afirmar que las dos marcas distinguen exactamente los mismos productos, lo cual aumenta el riesgo de confusión entre ellas”.

    2. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contesta a la demanda y expone los siguientes argumentos:

      - Desde el punto de vista de la distintividad, señala lo siguiente: “(…) esta Entidad realizó un examen de registrabilidad concienzudo observando detenidamente la distintividad inherente con la que debe contar el signo y atendiendo además sus (sic) registrabilidad frente a derechos de terceros”.

      - Desde el punto de vista de la estructura de la palabra, sostiene que “Al efectuar el análisis de confundibilidad desde el punto de vista de las reglas que se deben tener para las marcas farmacéuticas, no se aprecian semejanzas gráficas, ortográficas, onéticas (sic) y conceptuales que conlleven al público consumidor a error respecto a los productos que pretenda adquirir en el mercado”. Adicionalmente señala que “(…) si bien es cierto que las marcas DAXOTEL y TAXOTERE, coinciden en varias letras, debe tenerse en cuenta que poseen en estructura elementos gramaticales adicionales que por su ubicación les otorgan a cada conjunto marcario la suficiente distintividad con una percepción auditiva y visual particular, como para coexistir en el mercado sin inducir a error al público consumidor permitiéndole una fácil diferenciación”.

      - En cuanto a la relación de productos, afirma que “como quiera que las marcas en conflicto no son semejantes entre sí, resulta irrelevante una (sic) análisis sobre la relación y la conexidad entre los productos que distinguen; dado que pueden coexistir en el mercado sin generar confusión directa e indirecta en el público consumidor”.

    3. Terceros interesados

      La sociedad DABUR INDIA LIMITED no contestó la demanda.

      La sociedad EURODRUG LABORATORIES contestó la demanda aduciendo que no se constituirá como tercero interesado.

      La sociedad GALENO QUÍMICA S.A. no contestó la demanda.

      CONSIDERANDO:

  10. Competencia del Tribunal

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

    Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 19 de noviembre de 2008.

  11. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

    El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo ”DAXOTEL” fue presentada el 28 de febrero de 2003, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera que no...

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