PROCESO 57-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 57-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal b), y 137 de la norma mencionada; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: ECKERD PERÚ S.A. Marca: “BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA” (mixta). Expediente Interno: 6917-2012-0-1801-JR-CA-11.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 13 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 6917-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 21 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el 22 de enero de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 6917-2012-0-1801-JR-CA-11.

El Auto de 1 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: ECKERD PERÚ S.A.

      Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

      N.V. NUTRICIA

   2. Hechos:

   1. El 13 de mayo de 2010, Droguería Los Andes S.A. solicitó ante el INDECOPI el registro de la marca BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA (mixta), para distinguir fórmulas lácteas y alimentos para bebés, de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, el 23 de julio de 2010, N.V. Nutricia formuló oposición a la solicitud de registro, manifestando lo siguiente:

      - Es titular de la marca BEBELAC (denominativa), que distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Ha solicitado con anterioridad el registro del signo BEBELAC (denominativo) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El signo solicitado por Droguería Los Andes S.A. resulta confundible con los signos mencionados.

      - El solicitante ha actuado con mala fe al querer copiar una marca famosa.

   3. Mediante Resolución 852-2011/CSD-INDECOPI de 13 de abril de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado al advertir que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y presentan semejanzas entre sí, por lo que el otorgamiento del registro causaría confusión en el público consumidor.

   4. Droguería Los Andes S.A. presentó recurso administrativo de apelación contra la resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI.

   5. El 24 de febrero de 2012, Eckerd Perú S.A. se apersonó al procedimiento administrativo, toda vez que su empresa absorbió a Droguería Los Andes S.A.

   6. Mediante Resolución 1171-2012/TPI-INDECOPI de 9 de julio de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual decidió confirmar la resolución apelada.

   7. El 11 de octubre de 2012, Eckerd Perú S.A. presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 1171-2012/TPI-INDECOPI, ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 23 de mayo de 2014 declaró infundada la demanda.

   8. El 13 de junio de 2014, Eckerd Perú S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

   9. El 22 de octubre de 2013, la segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente:

      - Cuáles son los criterios que se deben considerar a fin de determinar si nos encontramos o no frente a un término de uso común.

      - Cuál es la forma en que se debe juzgar la semejanza conceptual entre una marca denominativa y una marca mixta cuando utilizan un término de uso común en diferentes idiomas.

   3. Argumentos de la demanda:

   10. La demandante Eckerd Perú S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

       - Los signos en conflicto presentan una distinta composición de letras, además de existir elementos que determinan un impacto sonoro y una impresión visual de conjunto diferente, lo cual no fue evaluado por el INDECOPI que se limitó a señalar que los signos presentaban un contenido ideológico y conceptual idéntico.

       - Señala que los vocablos BABY y BEBÉ sobre los cuales recae la aparente “semejanza conceptual” por la que se denegó el registro, no pueden ser objeto de comparación conceptual por tratarse de palabras de uso común y de uso descriptivo.

       - Asimismo, la partícula LAC es descriptiva por tratarse de un apócope del término LÁCTEO, el cual es utilizado en la conformación de diversas marcas registradas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, la marca BEBELAC es un signo débil.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   11. El INDECOPI contestó la demanda señalando:

       - Que no niega la existencia de ligeras diferencias a nivel gráfico y fonético de los signos en conflicto. Sin embargo, el signo BABYLAC (mixto) tiene el mismo contenido ideológico o conceptual que la marca BEBELAC (denominativa), lo cual determina la posibilidad de un riesgo de confusión entre ambos, por lo que no es posible su coexistencia en el mercado.

   12. N.V. Nutricia contestó la demanda señalando lo siguiente:

       - El riesgo de confusión entre las marcas se produce por la vinculación de los productos que pretenden distinguir las marcas en conflicto y por la similitud de éstos.

       - Eckerd Perú S.A. no ha negado la vinculación entre los productos, por lo que se cumple el primer requisito para que se produzca el riesgo de confusión.

       - Sobre la similitud de los signos, concluye que las denominaciones BABYLAC y BEBELAC son similares gráfica y fonéticamente, ya que presentan las mismas consonantes y terminan en la misma sílaba.

       - Adicionalmente, existe identidad conceptual entre los signos porque están conformados por el término BABY o BEBÉ que significan lo mismo. En consecuencia, el INDECOPI denegó bajo los fundamentos correctos la marca solicitada, ya que resultaba confundible con la marca BEBELAC (denominativa), previamente registrada.

   5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

   13. Mediante sentencia de 23 de mayo de 2014 se declaró infundada la demanda por considerar que existe semejanza fonética y conceptual entre los signos materia de litigio. Por consiguiente, son capaces de inducir a riesgo de confusión en el público consumidor.

   6. Argumentos del recurso de apelación:

   14. Eckerd Perú S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   15. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136[1] literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada; y, de oficio, se interpretarán los artículos 134[2] literales a), b) y g), 136[3] literal b), y 137[4] de la Decisión 486.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directo, indirecto y riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

   2. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Comparación entre signos denominativos.

   3. Palabras en idioma extranjero (BABY).

   4. Palabras y partículas de uso común, descriptivas y genéricas. La marca débil.

   5. La mala fe y el registro para consolidar un acto de competencia desleal.

   6. El análisis de registrabilidad de marcas posiblemente confundibles en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA Y CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO, INDIRECTO Y RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

   16. En el presente caso, DROGUERÍA LOS ANDES S.A., solicitó el registro de la marca BABY LAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA (mixta), para distinguir fórmulas lácteas y alimentos para bebés de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. N.V. Nutricia formuló oposición a la solicitud presentada, señalando que es titular de la marca BEBELAC (denominativa), que distingue producto de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, habiendo solicitado con anterioridad dicho registro. Agrega que, el signo solicitado resulta confundible con la marca mencionada, y, que el solicitante ha actuado de mala fe al pretender copiar una marca famosa.

       Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud:

   17. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

       La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

       Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la...