PROCESO 57-IP-2000

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2000
• Fecha de publicación: 25 Octubre 2000
• Número de registro: 57-IP-2000
• Número de Gaceta: 612
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 57-IP-2000

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 párrafo a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno No. 5823. Actor: LABORATORIOS BUSSIE S.A. Marca: “FENISODIL”.

Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCÍA

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete días del mes de septiembre del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, en oficio del 12 de mayo de 2.000, recibido en el Tribunal el 13 de julio y admitido a trámite el 25 de los mismos mes y año.

V I S T O S:

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite.

1. ANTECEDENTES.

1.1. Las partes.

Es demandante la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A., que presenta la acción en contra de la Nación colombiana por actos proferidos en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y, como tercero interesado NOVARTIS CONSUMER HEALTH antes ZYMA S.A.

1.2. Actos demandados en el proceso interno.

Se plantea la acción buscando que se declare la nulidad de la Resolución No. 8824 de mayo 19 de 1999 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite de solicitud de marca presentada por Laboratorios Bussie S.A., antes Laboratorios Bussie, Bustillo & Cía S.C.A, para distinguir productos de la clase 5 Internacional de Niza. A traves de esta Resolución se revoca la Resolución 6645 del 11 de marzo de 1996 y se declara fundada la observación presentada por la Sociedad Novartis Consumer Health S.A., negándose el registro de la marca FENISODIL.

1.3. La demanda.

Se presenta la demanda, alegando que la sociedad Laboratorios BUSSIE S.A. antes LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & Cía S.C.A., solicitó el 17 de septiembre de 1993 el registro de la marca FENISODIL, para distinguir productos de la clase 5 internacional. La Superintendencia de Industria y Comercio concedió mediante Resolución 6445 de marzo 11 de 1996, el registro de la marca solicitada. La Sociedad NOVARTIS CONSUMER HEALTH presentó observaciones por considerar que el signo solicitado incurría en la causal contemplada en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Posteriormente la División de Signos Distintivos mediante Resolución 7550 de marzo 20 de 1997 confirmó la Resolución anterior.

El Superintendente de Industria y Comercio a través de la Resolución 8824 de mayo 19 de 1999 revoca la anterior, declarando fundada la observación presentada por NOVARTIS CONSUMER HEALTH con fundamento en su marca FENISTIL.

Considera el demandante errada la apreciación emanada de la administración, porque “Tergiversa el sentido de la norma contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que omite el aparte del precepto relativo a la “similitud que induzca en error al público”, y acoge el concepto de “mera similitud” que puede atacar a la mayor parte de expresiones del mercado, que sin embargo, no son catalogadas como idénticas, ni poseen la suficiente entidad para inducir en error al consumidor medio. Con base en este concepto y partiendo de la absoluta convicción que de la apreciación sucesiva y en conjunto de las expresiones, no se derivan mayores similitudes que un profundo análisis pueda generar, las que sin embargo, continúan siendo mínimas o inexistentes…”. Además señala que la marca objetada posee suficientes elementos para hacerla distintiva, ya sea del elemento gráfico, fonético y conceptual. Considera que las marcas poseen elementos comunes, ya que utilizan el prefijo FENI, lo cual es común en buen número de expresiones farmacéuticas. Es de esta forma que muchas sustancias o sus principios activos se inician con el prefijo FENI buscando, explica el actor, facilitar a los médicos y farmacéuticos su evocación farmacéutica. Así existen productos como: FENIBENCIMIDAZOL SULFONICO, FENILBUTAZONA, FENILEFRINA, entre otros.

Señala que la Resolución “Cae en la falencia de una incorrecta motivación, al confundir las marcas solicitante y observante, razón por la cual se presenta incoherencia entre los fundamentos esgrimidos para negar la marca FENISODIL y la parte resolutiva del acto, lo que indica un análisis superfluo por parte de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de la solicitud objeto de examen, razón de más para acoger favorablemente las pretensiones presentadas en esta demanda”.

Manifiesta que la marca presentada por su representada es perceptible, distintiva, susceptible de representación gráfica y no incurre en la prohibición contemplada en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

1.4. Contestación de la demanda.

Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio al presentar su contestación a la demanda, solicita el no tener en cuenta las pretensiones de la demandante, ya que no se ha incurrido en violación de las normas comunitarias, por lo que la Administración expidió legal y válidamente la resolución negando el registro de la marca “FENISODIL” para distinguir productos de la clase 5 de la nomenclatura vigente y que se cumplió el trámite administrativo en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Señala que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “FENISODIL” (solicitada), frente a la marca “FENISTIL” (registrada), a favor de la sociedad Novartis Consumer Health para la clase 29, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta de que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”.

Señala que entre las marcas enfrentadas son mayores las semejanzas que las diferencias, por lo cual la marca solicitada es irregistrable por no cumplir con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344; en especial por no ser lo suficientemente distintiva.

1.5. RESOLUCIONES IMPUGNADAS.

Consta en el expediente administrativo la Resolución No. 08824 del 19 de mayo de 1999, con la cual se revoca la Resolución 6445 de 11 de marzo de 1996 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y se declara fundada la observación presentada por la sociedad Novartis Consumer Health S. A. y se niega el registro de la marca, ya que considera que entre las marcas enfrentadas existen semejanzas gráficas y fonéticas, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 trae como consecuencia que no se puede otorgar el registro: “Esta función diferenciadora de la marca no se cumpliría si coexistieran en el mercado marcas registradas semejantes o idénticas, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Señala que se produce confusión indirecta, es decir, en cuanto al origen o procedencia que de los productos, por lo cual no pueden coexistir los dos signos y es de esta manera que: “De acuerdo con las pautas antes señaladas esta delegatura considera que el examen de los signos denominativos en conflicto, Fenistil marca solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase 5 del nomenclator marcario vigente, frente a la marca previamente registrada Fenisodil, que distingue productos comprendidos en la clase 5 Internacional, bajo el certificado de registro número 55816, efectuado en su conjunto, de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias las semejanzas entre los signos, nos lleva a concluir que las...