PROCESO 56-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 56-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 06176-2012-0-1801-JR-CA-05. Actor: ANDRÉS RONIE COSTA MARTÍNEZ. Marca denominativa LACTAFAST.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cinco días del mes de septiembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, a través del Oficio 6176-2012-0/5ta SECA-CSJLI-PJ, de 21 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el 22 de enero de 2015, mediante el cual se solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 19 de agosto de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: ANDRÉS RONIE COSTA MARTÍNEZ.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

   IMPEXYL S.A.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El 14 de mayo de 2010, el señor ANDRÉS RONIE COSTA MARTÍNEZ, solicitó el registro como marca del signo denominativo LACTAFAST, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones químicas para uso farmacéutico”.

   2. El 30 de junio y el 6 de julio de 2010, las sociedades SANOFI – AVENTIS e IMPEXYL S.A., formularon respectivamente oposiciones al registro solicitado, sobre la base de las siguientes marcas: mixta LACTACYD FEMENINA, registrada bajo el certificado 163477, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, preparaciones para destruir malas hierbas y los animales dañinos”; y, la denominativa LACTAFAC, registrada bajo el certificado 138163, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos veterinarios”.

   3. El 25 de febrero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución 0478-2011/CSD-INDECOPI, declaró infundadas las oposiciones y otorgó el registro solicitado.

   4. El 23 de marzo de 2011, la sociedad IMPEXYL S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. El 08 de junio de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 0980-2012/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución 0478-2011/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegó el registro solicitado. Adicionalmente, dispuso que como quiera que la sociedad IMPEXYL S.A., fue la única que apeló, la Resolución impugnada quedaría vigente en el extremo que declaró infundada la oposición de la sociedad SANOFI – AVENTIS.

   6. El señor ANDRÉS RONIE COSTA MARTÍNEZ, interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

   7. El Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Permanente, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante Resolución Dos (no señala fecha), se dispuso integrar al proceso en calidad de Litisconsorte Necesario Pasivo a la sociedad IMPEXYL S.A.

   8. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Diez de 11 de junio de 2014, declaró infundada la demanda.

   9. El señor ANDRÉS RONIE COSTA MARTÍNEZ, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   10. El 24 de octubre de 2014 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       1. Argumentos de la demanda.

       El demandante ANDRÉS RONIE COSTA MARTÍNEZ soporta la acción en los siguientes argumentos:

   11. Manifiesta, que la denominación LACT es un término de uso común que alude a la “enzima lactasa”, el cual se encuentra presente en productos farmacéuticos para personas intolerantes a la lactosa. Por lo tanto, ajustados a los reiterados pronunciamientos del INDECOPI, no se configura el riesgo de confusión, ya que las partículas de uso común deben ser excluidas del examen comparativo.

   12. Complementa, que resultaría impropio que se le otorgue a la sociedad IMPEXYL S.A., el monopolio de un término de uso común.

   13. Agrega, que el examen de registrabilidad debe realizarse de manera conjunta y sucesiva.

   14. Adiciona, que entre los signos en conflicto existe una diferencia desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual.

   15. Indica, que los productos que distinguen los signos en conflicto son diferentes entre sí. Por lo tanto, no se configura el riesgo de la conexión competitiva.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte del INDECOPI

   16. El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

   17. Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico, fonético, conceptual.

   18. Agrega, que a pesar de que los signos en conflicto se encuentran integrados por una denominación de uso común, la misma reviste una gran fuerza distintiva, que se ve reforzada por la coincidencia de los productos que identifican los signos en conflicto.

   19. Señala, que en el caso en concreto la autoridad nacional no se encuentra sujeta a su propio precedente, ya que el asunto al que se refiere el demandante no es de observancia obligatoria.

       Por parte de la sociedad IMPEXYL S.A.

   20. No se encuentra dentro del expediente la contestación de la demanda. Tampoco se indica si fue declarada en rebeldía a pesar de haber sido emplazada por el Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Permanente, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

       3. Sentencia de Primera Instancia.

   21. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Diez de 11 de junio de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando:

       (…)

       De lo expuesto se concluye que:

       7.1. Que absolviendo los argumentos expuestos por la demandante para sustentar que la marca solicitada no sería confundible con la marca registrada LACTAFAC, es pertinente señalar que de acuerdo a los fundamentos expuestos en la presente resolución, ambos signos son semejantes desde el punto de vista fonético lo cual, aunado al hecho que ambos distinguen productos de la misma Clase en la Clasificación Internacional de Niza, los mismos que se hallan vinculados, genera un mayor riesgo de confusión en el público consumidor.

       7.2. En ese sentido, es menester manifestar que el análisis comparativo ha determinado que las letras y sílabas de los signos en conflicto difieren sólo en las consonantes ST y C, sin embargo, ello pasará inadvertido por el público consumidor medio, toda vez que los signos en comparación al estar conformados por la misma secuencia de vocales (A-A-A-) genera una pronunciación y entonación similar.

       (…)

       .

       4. Recurso de apelación.

   22. El señor ANDRÉS RONIE COSTA MARTÍNEZ, en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   23. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486[1]. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

       Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos idénticos o semejantes

       .

   24. Se hará la Interpretación solicitada.

       CUESTIONES A INTERPRETARSE.

1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de signos distintivos.

2. Comparación entre signos denominativos.

3. Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas compuestas por partículas de uso común.

4. Conexión competitiva en productos de la misma Clase 5.

5. Autonomía de la oficina de registro de marcas.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

1. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

   25. En el proceso interno se debate si el signo denominativo LACTAFAST es confundible con la marca denominativa LACTAFAC.

   26. El juez consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos idénticos o semejantes?

   27. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

       ...