PROCESO 55-IP-2005

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2005
• Fecha de publicación: 13 Julio 2005
• Número de registro: 55-IP-2005
• Número de Gaceta: 1218
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

- 15 -

PROCESO Nº 55-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 107 eiusdem y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Parte actora: SUN MICROSYSTEMS, INC.

Caso: denominación “SOLARIS”

Expediente Interno: N° 2001-00371 (7607).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, once de mayo del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículo (sic) 81 y 83 literal a), de la Decisión 344; articulo 134 de la Decisión 486, literal a) del articulo 135 de la Decisión 486 y literal f) del artículo 136, ibidem”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 22 de abril de 2005; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

1.1. Cuestión de hecho

Según el consultante, SUN MICROSYSTEMS INC. “solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca SOLARIS, para distinguir productos de la clase 9º de la Clasificación Internacional de Niza. El 21 de septiembre de 1995, la sociedad SUN MICROSYSTEMS INC., presentó sendas cartas otorgadas por las sociedades SYVA COMPANY y SOLAREX CORPORATION, mediante las cuales aprueban el registro de la marca SOLARIS en la clase 9º internacional”; que “Publicado el extracto de la solicitud … no se formularon observaciones por parte de terceros”; que “la División de Signos Distintivos … mediante Resolución núm. 28959 de 31 de octubre de 2000, negó el registro de la marca SOLARIS solicitada … con fundamento en la similitud existente entre las marcas SOLAREX, propiedad de la sociedad BP SOLAREX y SOLARIS, solicitada por SUN MICROSYSTEMS INC., y en el hecho de que la marca registrada comprendía todos los productos de la clase 9º, incluyendo aquellos para los cuales la marca SOLARIS fue solicitada”; y que “Contra la citada Resolución la actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación; los cuales fueron resueltos oportunamente”.

Del texto de la demanda infiere el Tribunal que la actora presentó, el 14 de julio de 1995, “solicitud de registro de la marcan (sic) SOLARIS en la clase novena (9) internacional, para distinguir los siguientes productos: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecánicos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores, computadores y soporte lógico para computadores, incluyendo los manuales de uso”; que “El 22 de agosto de 1995, mi representada limitó la solicitud presentada para cubrir únicamente los siguientes productos: equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; computadores y soporte lógico para computadores, incluyendo sus manuales de uso”; que “el 21 de septiembre de 1995, mi representada presentó sendas cartas otorgadas por las sociedades SYVA COMPANY y SOLAREX CORPORATION, mediante los cuales (sic) aprueban el registro a favor de mi representada de la marca SOLARIS en la clase novena (9) internacional … una de las cartas de consentimiento proviene de la sociedad SOLAREX CORPORATION, titular en ese momento de la marca SOLAREX en la clase (9) internacional, la misma que sirvió de fundamento a la Oficina de Marcas para negar el registro de la marca SOLARIS solicitado por mi representada”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 1333 del 30 de enero de 2001 resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la resolución impugnada”; y que “Mediante la Resolución 18094 del 30 de mayo de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la resolución impugnada”.

1.2. Cuestión de derecho

Según el consultante, la parte actora señala en su demanda que “se violaron los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344; 134 de la Decisión 486, y literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, porque para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir las condiciones de ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de ser presentado gráficamente”; que “la marca SOLARIS, solicitada por la actora y a la cual se le negó el registro, tiene toda la vocación de registrabilidad, por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 81, para que sea considerada como marca; que, así mismo, entre los errores que cometió la Oficina de Marcas al negar el registro de la marca SOLARIS, se encuentra el haber incluido dentro de la cobertura de la marca SOLAREX, algunos productos que no están amparados por el respectivo registro”; que “para determinar si la marca solicitada SOLARIS puede generar confusión entre el público consumidor respecto de productos sobre los cuales se encuentra registrada SOLAREX, es necesario comparar los productos de una y otra marca. SOLARIS solicitó el registro de la marca para productos como: Equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; computadores y soporte lógico para computadores, incluyendo sus manuales de uso; por su parte la marca SOLAREX, está registrada para identificar: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control, de socorro, y de enseñanza; células de energía solar para generar electricidad y paneles para montajes de dichas células. Que, como se puede notar, los productos para los cuales solicitó la marca SOLARIS son diferentes y no guardan relación alguna con los amparados por la marca SOLAREX”; y que “se violó el artículo 136, literal f), ibidem, porque la administración no le dio validez al Acuerdo celebrado entre la actora y sociedad SOLARES CORPORATION; ya que los acuerdos de características marcarias entre empresarios están permitidos cuando existe una limitación de productos, entonces no hay razón para no tenerse en cuenta el acuerdo si una y otra marca están limitadas y amparan productos diferentes”.

El Tribunal observa que la actora denuncia en su demanda la violación de los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 134, 135, literal a, y 136, literal f, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que, a su juicio, “olvidó la Superintendencia de Industria y Comercio tener en cuenta la naturaleza tan disímil de los productos que pretende amparar la marca SOLARIS, con los que protege la marca SOLAREX”; que “el hecho de que ambas compartan el radical inicial SOLAR no determina la similitud entre las mismas, máxime si se tiene en cuenta que el radical SOL es de uso común en la clase novena internacional”; que “el gran número de marcas que incluyen dicho radical al comienzo hace que el mismo no sea apropiable en exclusiva y que en consecuencia no sea distintivo para distinguir productos en dicha clase. Además … la sílaba tónica en las marcas enfrentadas no solo no es distinta, sino que además está ubicada en lugares diferentes. En efecto, mientras la sílaba tónica en la marca SOLARIS esta ubicada en la segunda sílaba LA, en la marca SOLAREX esta ubicada en la última sílaba EX … Mientras la expresión SOLARIS es aguda y suave, la expresión SOLAREX es fuerte y agresiva”; que “es claro que la marca SOLAREX, al igual que la marca SOLARIS, se encuentra limitada para unos pocos productos de la clase novena”; que “el hecho de que todos los productos arriba señalado (sic) se encuentren ubicados en la misma clase de nomenclator en manera alguna presupone que sean conexos o estén vinculados”; que “De otra parte, tanto los productos amparados por la marca SOLAREX como los que pretende registrar mi representada con su marca SOLARIS son productos altamente técnicos, cuyos compradores son muy especializados y cuidadosos a la hora de adquirirlos. Ello significa que el riesgo de confusión entre los consumidores es inexistente”.

Observa asimismo el Tribunal que, según el actor, “como todo el mundo identifica un computador, es improbable que alguien adquiera un computador creyendo que es un aparato geodésico (para medir la tierra)...